聖島智慧財產權實務報導

專利權人對於違反前開規定者，得依專利法第96條第1項至第3項行使除去侵害、防止侵害之排除侵害請求權， ... 一、否定仿品使用者應負專利侵權損害賠償責任之案例及評析. 聖島智慧財產權實務報導 十五卷六期2013年6月出刊 •訂閱電子報 •取消電子報 •訂閱PDF版本電子報 本期重點 論專利之使用侵權責任 從RADIOSYSTEMSCORPORATIONv.BUMPERBOY乙案談衡平禁反言之適用 內文簡介 論專利之使用侵權責任 專利法第58條第1項至第3項對於發明專利權人所享有之權能明文規定：「發明專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該發明之權(第1項)。

物之發明之實施，指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為(第2項)。

方法發明之實施，指下列各款行為：一、使用該方法。

二、使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成之物。

」新型專利及設計專利亦有準用或者類似規定(專利法第122條及同法第123條第1項參照)。

專利權人對於違反前開規定者，得依專利法第96條第1項至第3項行使除去侵害、防止侵害之排除侵害請求權，並得對於侵害專利權之物或從事侵害行為之原料或器具，請求銷毀。

對於因故意或過失侵害其專利權者，亦得行使損害賠償請求權。

前開關於侵害專利實施權及侵害救濟之相關規定，於一般專利實施態樣，例如：製造、販賣等不致產生爭議，有疑義者為：專利「使用」行為是否亦係侵害專利權人固有之「實施權」？如採肯定見解，專利權人是否當然得請求排除侵害、銷毀侵權品暨損害賠償？是否應區分專利仿品使用者之主觀，而有不同之處理方式？是否應區分使用者獲利與否作為行使排除他權或者損害賠償請求權之判斷標準？因專利法對於專利「使用」行為未有明文定義，致使司法實務適用法條時產生不同之解釋結果，社會大眾難免心生疑慮。

本文擬對既有之司法判決理由加以分析，並提出外國類似案例及法律相關規定，期能對未來具體個案提供助益。

壹、 引言 貳、 專利法規範之「使用」行為定義 參、 台灣司法實務對於專利仿品使用者侵權責任之判斷 肆、 專利法修正規定對於專利使用侵權認定之影響 伍、 比較法研究 陸、 小結...詳全文 從RADIOSYSTEMSCORPORATIONv.BUMPERBOY乙案談衡平禁反言之適用 在專利權人對涉嫌侵權人提起專利侵害訴訟前，通常會對侵權人寄發警告函要求其停止製造或販賣侵權產品，若涉嫌侵權人於收到警告函後向專利權人表示其產品並未構成侵權或其專利有無效事由，而專利權人亦未再繼續主張侵害或提起專利侵害訴訟，導致涉嫌侵權人合理信賴專利權人無意主張專利權而擴大其生產規模，待數年經過後專利權人方又忽然興訟主張專利權，此時對涉嫌侵權人似非公平。

為調和專利權人及涉嫌侵權人之權益，美國法上有所謂「衡平禁反言」原則，依1992年美國聯邦巡迴上訴法院(下稱CAFC)於ACAukermanCompanyv.RIChaidesConstructionCo乙案作成之全院聯席判決所揭示，為適用衡平禁反言原則而抗辯專利權人不得行使專利權，涉嫌侵權人須證明三個要件，即：(1)專利權人藉由誤導的行為或保持沉默，致使被控侵權人合理地相信專利權人沒有對被控侵權人行使專利權的意圖；(2)被控侵權人信賴該誤導行為；(3)由於被控侵權人信賴該誤導行為，若允許專利權人復而指控被控侵權人之侵權行為，將會造成被控侵權人的重大損害，始足當之。

在2013年3月CAFC於RADIOSYSTEMSCORPORATIONv.BUMPERBOY乙案，再度對衡平禁反言原則之適用，包括：專利權人對涉嫌侵權人發出警告函後，若未即時對涉嫌侵權人訴訟，是否還有機會再對涉嫌侵權人提出侵權之訴？涉嫌侵權人對於未即時行使專利權而後興訟的案件如何應對？衡平禁反言原則之效力是否及於後續申請之部分延續案等爭議，甚有著墨，以下即就本判決內容介紹之。

壹、 前言 貳、 案情背景 參、 CAFC判決摘要 肆、 NEWMAN法官部分贊同及部分反對的意見 伍、 結論...詳全文 本期內文 論專利之使用侵權責任 余惠如律師 壹、 引言 專利法第58條第1項至第3項對於發明專利權人所享有之權能明文規定：「發明專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該發明之權(第1項)。

物之發明之實施，指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為(第2項)。

方法發明之實施，指下列各款行為：一、使用該方法。

二、使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成之物。

」新型專利及設計專利亦有準用或者類似規定(專利法第122條及同法第123條第1項參照)。

專利權人對於違反前開規定者，得依專利法第96條第1項至第3項行使除去侵害、防止侵害之排除侵害請求權，並得對於侵害專利權之物或從事侵害行為之原料或器具，請求銷毀。

對於因故意或過失侵害其專利權者，亦得行使損害賠償請求權。

前開關於侵害專利實施權及侵害救濟之相關規定，於一般專利實施態樣，例如：製造、販賣等不致產生爭議，有疑義者為：專利「使用」行為是否亦係侵害專利權人固有之「實施權」？如採肯定見解，專利權人是否當然得請求排除侵害、銷毀侵權品暨損害賠償？是否應區分專利仿品使用者之主觀，而有不同之處理方式？是否應區分使用者獲利與否作為行使排除他權或者損害賠償請求權之判斷標準？因專利法對於專利「使用」行為未有明文定義，致使司法實務適用法條時產生不同之解釋結果，社會大眾難免心生疑慮。

本文擬對既有之司法判決理由加以分析，並提出外國類似案例及法律相關規定，期能對未來具體個案提供助益。

貳、 專利法規範之「使用」行為定義 專利法中所謂「使用」行為，一般通說認為即指實現專利技術效果之行為，包括對物品之單獨使用及作為其他物品之零件使用，以及為使用目的而堆放、囤積、儲存保藏專利品之行為(註1)。

對於方法專利之使用行為，除包含使用其方法之行為，並亦涉及使用該方法直接製成之物之行為(專利法第58條第2項參照)。

據前開定義，在確定為專利仿品而仍實現專利技術效果之行為，似即構成專利使用侵權責任，專利權人得依前引專利法第96條之相關規定行使排除侵害、損害賠償請求權等救濟權利。

然而，司法實務案例顯示，法院對於專利仿品使用者並不當然直接依法條文義認定侵權。

以下即舉實例分析探討之。

参、 台灣司法實務對於專利仿品使用者侵權責任之判斷 一、否定仿品使用者應負專利侵權損害賠償責任之案例及評析 (一)最高法院69年台上字第4113號民事判決(註2) 1.案件事實及法院判決： 專利權人對於購買專利仿品機器者訴請侵權損害賠償責任。

法院判定：仿造享有專利權之機器者既為訴外人，則專利權人如因而受有損害，僅可對該仿造機器者請求賠償，向專利侵權者購買機器之善意第三人，對於侵權行為毫不相干，自無賠償責任而言，況專利權被侵害之損害賠償，係指因仿造人違反專利法所直接造成之損害，並非指第三人使用仿造品可獲得之利益，專利權人對於專利仿品購買者向專利侵權人購買機器每月可獲之利益，計算賠償上訴人之損害，尚難謂合。

2.評析： 依前開判決理由所示，購買機器者為「善意第三人」，其主觀對於購買標的為仿品既無所知，即無專利法規定侵權者需具備「故意或過失」之主觀要件而未構成侵權。

然而，如購買專利仿品之交易相對人「知悉」所購買者為仿品，是否即當然未構成專利侵權行為，並非無疑。

再者，專利仿品購買者，未支付授權金等費用即使用仿品獲利，甚至購買價格遠較專利製成品便宜之仿品使用獲利，是否得謂仿品使用者獲得之利益與專利權人所生損害無因果關係，亦有疑義，前開判決謂專利權被侵害之損害與第三人使用仿品可獲得之利益無因果關係，似非的論。

另，該判決內亦未論及，專利權人行使排除侵害請求權是否仍需探討仿品使用者主觀之必要。

(二)台灣高等法院96年度上字第430號民事判決及台灣新竹地方法院92年度訴字第838號判決(註3) 1.案件事實及法院判決： 專利權人對於委託製造仿品者以及購買仿品後再加工製造者訴請侵權損賠償責任，法院判定仿品製造之交易相對人，並非明知仿品製造者侵權，自難認定應與仿品製造者負共同侵權行為之損害賠償責任。

2.評析： 委託製造者以及再加工製造者，是否當然非明知仿品製造者侵權，並非無疑。

倘委託製造者及再加工製造者，與加工製造者均係特定領域內之專業從業人員，僅謂製造者有義務知悉公告專利權之存在及範圍，而謂委託製造者及再加工製造者對於專利權應毫無所悉，亦非無疑。

(三)司法院98年智慧財產法律座談會提案及研討結果民事訴訟類第16號決議(註4) 1.爭議問題及討論意見： 司法院曾經針對「專利權人對於侵害專利權物品或從事侵害行為之原料或器具，行使銷毀請求權之對象應為何人？是否應認僅限於專利侵權行為人？」召開座談會，會中臚列贊成與肯定兩種理論基礎，嗣該座談會出席法官多數決議採取否定見解。

茲將兩種理論基礎臚列於後供參考： (1)贊成者認為：專利權受侵害時，專利權人依據我國專利法規定，得行使銷毀請求權，其不以行為人或持有人具有故意或過失為要件。

而銷毀請求權行使之對象，並不限專利之侵權行為人，亦包括侵害專利物品之所有人或持有人。

有鑑於侵害專利物品一旦流通於市面，倘專利權人不得對持有人行使銷燬請求權，請求銷燬或為其他必要處置，將導致專利權人更大之損失，顯與專利法保護專利權人之目的有違。

(2)反對見解者認為專利權人行使銷毀請求權時，其對象僅限於專利侵權人，其觀點如後： I.依據「權利社會化理論」，權利應受社會義務即公共利益之限制，依據社會整體利益決定私人擁有何種權利及其範圍。

善意第三人所有或持有侵害專利物品，其並無故意或過失可言，故對善意第三人行使銷燬請求權，令其遭受無預期之損失，不符合社會之利益。

基於權利社會化之目的，專利權人僅得對侵權行為人或惡意之第三人，行使銷毀請求權，逾此範圍者，顯非正當行使專利權。

II.依據「法律經濟分析」之觀點，選擇保護專利權之正當性，必須係保護專利權之利益大於保護所需之成本。

侵權行為人出售侵害專利物品予善意相關消費者，導致專利權人對擁有侵權專利物品之善意相關消費者行使銷毀請求權，將侵權行為人本應負擔之部分成本，轉嫁於侵權法律關係以外之善意相關消費者，將嚴重妨害交易安全，限制完全競爭市場之機能，如依此角度，專利權人對於善意消費者行使銷毀請求權，則屬權利濫用。

再者，就審判程序而言，審理專利侵權事件之民事審判法官，須確認善意相關消費者是否擁有侵害物品及其所有之數量為何，以認定應銷毀之標的物範圍，徒生繁複之審理過程。

繼而，於專利權人取得勝訴判決確定，法院可能面臨數量龐大之強制執行事件，則自有限司法資源之有效運用以觀，准許專利權人有權銷毀善意相關消費者所有或持有之專利權物品，將導致濫用司法資源或無法達成有效率之資源配置，勢必付出更高之成本。

2. 評析： (1)前述否定見解，係在假定消費者之主觀均是善意，亦即無故意或過失之前提下所為之認定，惟實際上專利仿品之交易相對人並非當然即屬善意。

(2)在交易相對人為企業經營者並使用專利仿品製造或銷售其本業產品獲益之情形，有經常使用爭議專利領域技術內容之情形，使用仿品已不能逕謂均屬善意，如謂銷毀仿品毫無經濟效益，或者濫用司法資源，亦有失偏頗。

特別是部分高科技產業領域之專利品，例如：半導體產業，專利仿品之體積小市場價值高，肯定專利權人銷毀仿品之請求權亦有助於遏止仿品流通市場，及保障專利權人對於授權金之收取利益，是以，專利權人對於仿品使用者主張銷燬仿品之排除侵害，是否毫無經濟效果，亦非無疑。

(3)2013年1月1日施行之專利法第96條第1項立法理由謂：侵害排除或防止請求，性質上類似物上請求權之妨害除去與防止請求，故客觀上以有侵害事實或侵害之虞為已足，毋須再論行為人之主觀要件。

是以，前開座談會之否定之見解與表決結論，在新施行專利法之架構下應已無適用餘地(註5)。

二、肯定專利仿品使用者應負侵權責任之案例及評析 (一)台灣高等法院95年度智上字第48號民事判決，及其一審台灣士林地方法院92年度智字第11號民事判決(註6)均判認被告甲向仿品製造者乙購買電腦門鎖後組裝於其電腦機箱對外銷售，被告甲之行為即屬影響專利權人授權他人或自行製造該電腦門鎖之權利而侵害專利權。

被告甲於該案辯稱其為買受系爭專利門鎖之消費者，並非侵權者，原告應向實際製作專利門鎖者求償，不應令其擔負損害賠償責任。

惟法院仍判認：原告是否另向仿品製造者求償，為別一問題，因被告甲購買系爭門鎖係裝置於其公司生產製造之電腦機箱，其本身並非單純之消費者，其並兼為製造及販售者，因製造、販售而得利，顯與單純消費行為而購入侵權物品有別。

法院並進而依該案專利門鎖在被告甲出售之電腦機箱所佔售價百分比判定損害賠償責任。

(二)前開案例顯示，如專利仿品交易相對人並非單純之消費者，而係再將專利仿品組裝或販賣得利者，法院即對之依一般專利製造及販賣者之侵權行為論之，對於仿品交易相對人之善意抗辯並未進一步審究。

惟，法院對於本件專利侵權行為認定應負侵權責任之本質仍在於侵權者涉有「製造」或「販賣」仿品之行為，惟專利法既將「使用」與「製造」或「販賣」並列為專利權人固有之權能，從法條本身之文義架構觀之，專利仿品之使用行為本身應可獨立構成侵權行為，且對於使用侵權之主觀認定標準似應與「製造」或「販賣」仿品之行為同一，否則，豈非實質架空專利法規範之仿品「使用」侵權要件，致使專利使用侵權之規範形同具文。

三、折衷案例及評析 (一)智慧財產法院100年度民專訴字第40號民事判決(註7)中，原告主張其享有之「天車之構造改良」新型專利受定作人甲及承包施作者乙暨次承包商丙共同侵害，訴請前開共同被告連帶損害賠償及排除侵害。

法院僅判認承攬製造商乙及次承包製造商丙構成專利侵權，應負連帶侵權行為損害賠償責任，至於交易相對人甲則未構成專利使用侵權，因此無須負損害賠償責任。

主要判決理由如後： 1.承攬製造商乙及次承包商丙有侵害本件專利權之過失，應連帶負侵權行為損害賠償責任： 蓋專利權係採登記及公告制度，處於任何人均可得知悉之狀態，又過失概念已有客觀化之傾向，其意涵「應注意而不注意」或「怠於交易上所必要之注意」時，自應負過失責任。

況智慧財產侵權已成為現代企業經營所應面臨之風險，事業於從事生產、製造與銷售之際，應較以往負有更高之風險意識與注意義務，避免侵害他人之智慧財產權。

從而，對於具有一般風險意識之事業而言，其從事生產或銷售行為之際，自應就其提供之商品或服務，是否有侵害專利作最低限度之查證，倘未查證者，即難謂無過失，而經查證有專利權存在，仍提供侵害專利權之商品或服務，即屬具有侵權故意。

本件被告乙經營機械設備製造批發、安裝業，被告丙經營各種天車之製造、加工及買賣業務，而系爭天車係由被告乙向被告甲承攬後，再轉包由被告丙銲接、組裝施作，是被告乙及被告丙既以天車等機械設備之製造、施作為業，而向被告甲承攬系爭天車賺取報酬，自難認其等於承攬、施作系爭天車前，無進行專利檢索以了解此一機械相關專利分布情形之能力及義務，惟被告乙及被告丙仍製造、販賣侵害系爭專利侵權品，難謂無侵權過失，乃進一步判定被告乙及被告丙應連帶依其銷售系爭仿品之銷售價額對原告負損害賠償責任。

2.乙之交易相對人甲，並無侵害專利權之故意或過失，而未構成專利侵權： 原告雖稱被告甲先前曾向原告購買定作天車，因此對於原告享有之專利權不得諉為不知，則其後轉向被告乙購買定作天車而使用系爭專利，有侵害專利權之故意或過失，然被告甲並非以天車製造、安裝及買賣為業，僅因公司需求而向被告乙訂製系爭天車，縱其之前曾向原告定作天車，亦難認被告甲就承攬人關於工作物有無專利權存在乙節有所了解及認識，自不宜苛求使用者於訂製公司或工廠設備時，有了解相關非本業領域之專利分布情形並避免專利侵害疑慮之能力及義務，是被告甲雖使用侵害系爭專利三之系爭天車，但難認其有侵害專利權之故意或過失，無需進一步負專利侵權之損害賠償責任。

3.法院判准原告對被告甲請求排除侵害之主張： 法院認定專利法所規範之排除侵害請求權並不以侵害人具備故意、過失為要件。

被告甲雖為系爭天車仿品之所有權人，然因使用行為而侵害原告之上開專利，因此判准原告對被告甲訴請將侵害系爭專利部分之設備，予以拆除並銷燬。

(二)評析： 1.前開判決判認：向製造商購買專利仿品之交易相對人，僅係單純購買並使用者，不宜苛求使用者有積極了解非本業之專利及避免侵害之作為義務，固非無據。

惟，前開判決既肯認專利權係採登記及公告制度，處於任何人均可得知悉之狀態，又過失概念已有客觀化之傾向，其意涵「應注意而不注意」或「怠於交易上所必要之注意」時即應負過失責任。

本件若果如原告所言：定作人甲於指定定作系爭侵權品之前曾與其接洽定作天車事宜，得否逕謂定作人對於專利權人之天車產品結構毫無所悉並非無疑。

又，定作人甲使用天車經營業務獲利，對於天車規格之良窳以及技術操作得否謂均無所悉，亦有可議。

2.本件判決再次顯示司法實務對於專利「製造」或「販賣」者主觀是否具有侵權之故意或過失，採取較寬鬆之審查標準，而對於專利「使用」者之主觀則明顯採取較嚴格之審查。

惟，如前所述，專利「製造」、「販賣」及「使用」之權能既係以並列規定之方式臚列為專利權人所享有之固有權能，從經濟之角度而言，專利「製造」、「販賣」以及「使用」所影響專利權人本應取得而未取得之經濟利益價值並亦相等，司法實務區分不同之侵權態樣，對於侵權者之主觀賦予不同程度之評價標準，合理性即有待商榷。

3.惟本件判決至少對於專利權人之排除侵害請求權採取客觀見解，其見解並與專利法新法第96條第1項修正規定之立法意旨相符，可得做為日後相關案例之借鏡。

肆、專利法修正規定對於專利使用侵權認定之影響 一、與專利使用侵權有關之新專利法相關規範 (一)2013年1月施行之專利法第59條第1款參考德國及英國專利法，增修：「發明專利權之效力，不及於非出於商業目的之未公開行為。

」前開規定並為新型專利及設計專利所準用(專利法第120條及第142條參照)。

依前開規定，必須係主觀上非出於商業目的，且客觀上未公開之行為，始為專利權效力所不及，例如個人非公開之行為或於家庭中自用之行為。

如係雇用第三人實施，或在團體中實施他人專利之行為，則可能因涉及商業目的，或該行為為公眾所得知，而不適用本款規定(註8)。

(二)此外，專利法第96條修正後將原條文分列兩項規範：「發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。

有侵害之虞者，得請求防止之(第1項)。

發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償(第2項)。

發明專利權人為第一項之請求時，對於侵害專利權之物或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要之處置(第3項)。

」前開規定並為新型專利及設計專利所準用(專利法第120條及第142條參照)。

立法理由謂：現行條文第1項修正後分列為第1項及第2項，依現行條文第2項規定，專利侵權之民事救濟方式，依其性質可分為二大類型，一者為「損害賠償」類型，依據民法規定，主觀上應以行為人有故意或過失為必要；另一者是「除去、防止侵害」類型，即原專利法第84條第1項後段所定之侵害排除或防止請求，性質上類似物上請求權之妨害除去與防止請求，故客觀上以有侵害事實或侵害之虞為已足，毋須再論行為人之主觀要件。

新增修之專利法為避免適用上之疑義，爰將侵害除去與防止請求之類型於第1項明定，其主張不以行為人主觀上有故意或過失為必要；另於第2項明定關於損害賠償之請求，應以行為人主觀上有故意或過失為必要，以茲釐清，並杜爭議(註9)。

二、新法評析： (一)如依上開增修條文之規定，個人或家庭等非商業目的之未公開實施行為不構成專利使用侵權。

前開規定反面解釋，對於涉及商業目的或公開使用之專利使用侵權，即無專利效力除外規定之適用。

是以，舊法時代司法實務寬認仿品交易相對人主觀善意，無專利侵權責任之相關見解，依新專利法加以解讀，適法性仍有疑義。

(二)另，專利權人行使排除侵害請求權之時，毋須進一步舉證探究專利侵權者之主觀是否具有侵權之故意或過失，已解決部分舊法時代之爭議。

惟，如專利權人擬對使用侵權者提出損害賠償之請求，則仍將延襲前述固有之爭議。

依實務固有之見解，欲對專利使用侵權者提出損害賠償請求，恐仍需先針對主觀之部分負較高之舉證責任。

伍、比較法研究 一、美國專利法對於「使用」之定義及相關判決 美國專利法第271條(a)款規定:「除本法另有規定外，於專利權存續期間，未經許可於美國境內製造、使用、要約銷售，或銷售已獲准專利之發明產品，或將該專利產品由外國輸入至美國境內，即屬侵害專利權。

」(註10)，前開規定同樣未將專利「使用」行為明文定義，而係透過司法解釋。

一般將之定義為實現專利技術效果之行為(註11)。

此定義與台灣專利法及通說對於專利「使用」之定義相同。

惟具體論述是否構成專利使用侵權，美國案例顯示其對於法條文義該當與否側重之解讀及爭議角度與台灣有別，以下提出兩則美國聯邦巡迴上訴法院(UnitedStatesCourtofAppealsfortheFederalCircuit，下簡稱CAFC)之判決供參考。

(一)NTPv.RIM,418F.3d1282(Fed.Cir.2005)(註12)案: 本案涉及專利權人NTP公司（下稱NTP）和ResearchinMotion公司（下稱RIM）間之爭議，後者是廣為流行的黑莓(blackberry)手機電子郵件設備的生產商。

NTP聲稱RIM侵犯了其五個系統專利及相關之方法專利。

RIM的系統包括四個主要部分：郵件轉向軟體（安裝於使用者電腦上，負責將電子郵件資訊轉寄到傳送裝置），處理轉向器和無線電通信網路之間通路的傳送器，無線電頻率網路（在黑莓案例中該蜂窩網路供應商與RIM是合作關係），以及接收器（掌上設備）。

其中RIM的傳送器涉嫌觸及NTP系統專利中的「介面」或「介面轉換」請求項的保護範圍。

地方法院認定RIM應負故意之專利侵權責任，判決其給付超過5,300萬美金之損害賠償，並對RIM為永久禁制令。

RIM辯稱其系統未構成侵權，因RIM系統的傳送器或介面部件位於加拿大，處於美國專利法的地域管轄範圍之外，黑莓系統並不符合271條(a)款規定的「在美國境內」製造或使用的要求。

地方法院駁回RIM的抗辯，認為主張某個涉及專利侵權之構件位於美國境外並不能排除侵權。

RIM提出上訴，抗辯被控侵權之傳送器位於加拿大，該傳送器是黑莓系統的操控地點，因此黑莓系統在美國並不構成專利使用侵權。

CAFC在2005年8月判決駁回RIM對系統專利的答辯意見，並維持了地方法院之見解。

CAFC引用Deccavs.US一案之判斷標準。

在Decca案例中，美國政府被控侵犯一項使用同時位於美國境內和境外的廣播站的導航系統專利，美國政府辯稱在外國使用的設備不可能導致侵權，法院則判定，儘管無從確定爭議系統是否在美國製造，但為確保挪威站和美國站間的同步傳輸而使用廣播站發送信號的導航系統，事實上在接收和使用信號的過程中，即已使用了該案導航系統專利。

CAFC透過使用與前述Decca一案相同的分析方法，認定黑莓系統消費者在美國構成專利「使用」行為，因為美國黑莓機的使用者透過控制其手持裝置實際傳送和接收了訊息資料，該通訊系統整體使用行為發生於美國，消費者並獲得最終利益，縱使消費者係自美國發出訊號，並藉由設置於加拿大之介面切換據點完成使用行為，也不影響美國消費者事實上使用之行為。

另一方面，CAFC同意RIM未侵害NTP之方法專利權，該方法專利主要為系統運行的步驟。

法院就系統的使用和方法的使用進行了區分，認為：對方法專利之使用必須包括在美國境內執行或運行專利請求項所載之每一步驟，既然涉案傳輸過程之其中一個步驟（使用介面切換器之步驟）是在加拿大運行，即不可能主張該傳輸步驟在美國境內構成方法專利侵權，法院說明：對於方法專利限縮解釋為必須在美國境內實現專利請求項所載之每一步驟，其原因在於：物品專利有可得有形區分之具體構件，並將之集合而成為一整體，法院可得判斷主要實施部分為何，至於方法專利之各個步驟均為單一之連續行動或步驟，無從再予切割為一部分。

CAFC判定RIM之客戶傳送和接收訊息均在美國境內，並藉由前開行為實現系統專利請求項之整體效果且從中獲利，此即為美國專利法第271條(a)款定義之專利使用行為，不因該系統並未全部架設於美國境內而有不同。

此為CAFC首次直接針對專利使用之客觀要件加以解釋，一般認為其解釋對於物品或裝置專利，亦有適用(註13)。

至於方法專利之部分，該判決則將之限縮於在美國境內實施方法專利每一步驟之行為始構成專利侵權使用，因此，部分域內、部分域外之實施行為，即未構成侵權。

(二)CentillionDataSys.v.Qwest.,631F.3d1279(Fed.Cir.2011)(註14)案： Centillion公司於2004年1月12日向印地安納州南區聯邦地方法院提起民事訴訟，主張Qwest公司之電話帳務系統侵害其系統專利權，該系統專利為一協助服務商蒐集、處理、傳遞資訊給消費者的系統，包含:(1)用以儲存傳輸資訊之儲存裝置、(2)根據使用者從交易紀錄指定範圍並進而產生摘要報告之資料處理裝置、(3)用以傳輸交易紀錄及摘要報告之傳輸裝置、(4)用以處理額外交易資料之個人電腦資料處理裝置。

Qwest公司之系統包括「後端」系統(得應使用者之需求提供儲存之資料、傳輸予使用者)，以及「前端」系統(包括個人電腦之設置，以處理以及儲存後端電腦傳輸之資料)，而「後端」系統以及「前端」系統分別由不同之行為主體所控制。

即Qwest公司被訴之個人電腦操控帳務系統允許客戶下載對應軟體於個人電腦中，由使用者訂閱每月固定之電子帳單，或由使用者選擇依其需求訂閱不同日期與內容之帳務資料，Centillion公司主張Qwest公司及其訂閱用戶均構成專利使用侵權。

本件之主要爭點為：Qwest公司產品包含服務商之後端設備及使用者之前端設備，分由兩個以上相異主體所有，使用者以「前端」個人電腦操控整體帳務系統，是否構成系爭專利之侵權「使用」？Qwest公司提供「後端」帳務系統服務及軟體以供個人電腦對應下載，是否構成系爭專利「整體」之侵權「使用」或「製造」？ 地方法院認定專利有效，但因Qwest公司並未實際使用整個系統，而僅提供軟體予終端使用者，而由終端使用者自行下載帳戶系統軟體至個人電腦。

而Qwest公司既未指示或者控制終端使用系統，Qwest公司即未構成專利使用行為或者輔助侵權行為。

Qwest公司及其客戶均未實施系爭專利之每一個要件，因此均未構成侵權，兩造隨即提起交互上訴。

地方法院定義系統請求項之侵權「使用」為單一主體物理性實施所有專利請求項要件，因此認定Qwest公司與使用者個人均僅實施系爭系統專利部份要件，而判定Qwest公司及其客戶均未構成侵權。

CAFC則將系統專利之「使用」定義為：「實際實施專利所載技術，控制該系統整體，並利用其獲得利益」(註15)，至於物理上實際操作每一設備與否並不影響專利使用之判斷。

CAFC並引用前述NTPv.RIM案之認定標準，判定本案消費者利用個人電腦發出指示訊號，控制後端處理裝置輸出消費者選擇之帳務資訊及訂閱定期電子帳單等帳務資訊，實際上控制該系統整體並獲得相對利益，因此，不論後端裝置是否置於消費者物理控制力之內均屬「使用」專利之行為。

至於，Qwest公司建置被控侵權產品之後端，並提供使用者下載個人電腦處理裝置軟體部份，CAFC則認為消費者是否下載軟體並以其個人電腦設備實行侵害本案專利之行為係消費者個人之決定，Qwest公司既未完整控制該系統流程，因此並未構成本案系統專利之使用侵權；且Qwest公司也未設置消費者端之個人電腦處理裝置，因此依全要件原則，Qwest公司也不構成專利「製造」之侵權行為。

(三)台美比較法觀察結果 1. 前開CAFC判決顯示，美國法院在判斷使用者是否構成專利侵權時，側重之角度係事實上被控侵權者是否實施專利請求項所定義之技術內容或者方法步驟，對於使用侵權者主觀是否具有過失，似係採取過失客觀化之方式處理，並未如台灣法院在判斷構成要件該當與否前先利用有無故意或者過失(或主觀是否為善意)作為進一步判斷侵權與否之前提要件，CAFC近年對於被控侵權者主觀加以探討之案例偏重於故意侵害專利權時是否加重損害賠償責任等情形(註16)。

如單純依法律要件加以判斷，台灣法院對於終端使用者進一步區分主觀是否為善意之情形，似是增加專利法所未有之限制，合法性如何，仍有進一步探究空間。

2.再者，美國司法實務不僅未從主觀面限縮專利法之文義範圍，並且於具體個案有再細分「使用」之態樣，在物品以及系統專利放寬解釋法定「使用」要件之傾向，使美國專利權之效力及於部分域外複合行為之侵權態樣，例如，前述案件之系統專利在美國境外製造，或者一部分機器設備設置於域外而消費者於美國境內利用無線網路使用之情形，如從政策面觀察，美國專利法及司法解釋有放寬專利權權能範圍之傾向，保護專利權人之政策態度明確。

而台灣立法者對於專利使用侵權之規範從法條文義觀之，雖與美國專利法並無二致，惟司法實務另對於專利使用侵權者設置之主觀篩選標準，則事實上限縮構成侵權之情形，台灣對於專利權保護之政策考量如何，不無疑義。

3.如站在保護專利權之角度加以考量，部分專利侵權態樣，例如：域外生產製造，而在台灣使用，或者，台灣境外建立之網際網路系統和其他服務的提供者，而實際終端使用資料者在台灣之情況下，如依前述司法案例加以解釋，恐非有利於專利權人。

二、中國大陸專利法對於「使用」侵權之定義及其除外規定 (一)依據中華人共和國專利法第11條規定：「發明和實用新型專利權被授予後，除本法另有規定的以外，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產經營目的製造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品。

」同法第60條前段規定：「未經專利權人許可實施其專利，即侵犯其專利權。

」嗣於同法第65條規範侵害專利權之損害賠償責任。

從法條文義觀之，中國大陸同樣將「使用」行為定義為專利權人所享有之實施權能。

(二)惟中華人民共和國專利法第70條另明文規定：「為生產經營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經專利權人許可而製造並售出的專利侵權產品，能證明該產品合法來源的，不承擔賠償責任。

」前開規定乃針對使用侵權者主觀善意之情形，明文規範不負損害賠償責任。

形式觀之固與台灣司法實務對於善意使用專利仿品者認定不侵權、進而認定無損害賠償責任之判決結果相同，惟大陸專利法之立法本意並非認同仿品使用行為本身非專利侵權行為，只是針對在其不知情之期間所為之行為特別立法明文不承擔侵權之損害賠償責任而已(註17)。

此外，前開規範係將舉證責任倒置於被控使用侵權者，專利權人只需證明行為人確有使用專利仿品之侵權行為，被控侵權者即應對其被控侵權品之合法來源提出舉證，以釋明其善意無須負損害賠償責任。

前開立法有適度衡平專利權能保護及善意使用侵權者利益之效果，與台灣司法實務將舉證責任加諸於專利權人，課予專利權人需進一步證明被控使用侵權者主觀上具有侵權之故意或過失，或者需證明被控使用侵權者主觀非善意之情形有別，從舉證責任之角度觀之，台灣專利權人在訴訟進行中被賦予之舉證責任顯然高於美國或者中國大陸。

陸、小結 現行專利法之架構下，專利權人對於使用侵權者，雖可行使排除侵害或者預防侵害請求權，而無須論被控侵權者之主觀，惟如欲主張侵害專利權所生之損害賠償責任，仍以侵權人有故意或過失為前提。

現司法實務對於專利仿品之「製造」或「銷售」者採寬認專利權人對於被控侵權者是否有過失之舉證之態度，大抵均肯認專利權既係採登記及公告制度，處於任何人均可得知悉之狀態，過失概念已有客觀化之傾向，其意涵「應注意而不注意」或「怠於交易上所必要之注意」時，即應負過失責任。

惟，對於同樣並列於專利實施權能項目之「使用」行為，司法實務於具體個案則採取較為嚴格之過失審查門檻，有限縮法律文義解釋，或者將專利權人之舉證責任提高至證明仿品使用者達到故意程度始認定侵權責任之情形，少數認定仿品使用構成侵權者，大多係針對包含購買、使用、組裝再行銷之複合行為，綜合判定侵權之案例。

因此，司法實務單純認定仿品使用者須因過失而負侵權行為責任者，幾無案例可循。

本文臚列美國專利審查實務側重之「客觀」使用態樣專利侵權分析，以及中國大陸專利法特別明文規範之被控使用侵權者「主觀」善意舉證責任倒置規定，期能作為台灣司法甚或立法之參考。

各國民情有別，法律或者司法裁判自更無完全比附採用國外資料之必要，惟現行專利法與司法審查實務對於專利侵權「使用」之認定，確已出現扞格，致專利權人行使權利時產生更高之不確定性。

侵權認定標準更趨一致之司法判決，將有助於提高人民對司法之信賴度，亦是法律人共同追求之理想。

※ 註釋： 1.最高法院98年度台上字第367號民事判決參照。

此外，楊崇森著，專利法理論與應用，第317頁亦與前開最高法院判決採取相同見解。

2.最高法院69年台上字第4113號民事判決全文，參見司法院法學資料檢索系統網站：http://jirs.judicial.gov.tw/FJUD/，瀏覽日期：2013年4月30日。

3.台灣高等法院96年度上字第430號民事判決及台灣新竹地方法院92年度訴字第838號判決全文，參見司法院法學資料檢索系統網站：http://jirs.judicial.gov.tw/FJUD/，瀏覽日期：2013年4月30日。

4.司法院98年智慧財產法律座談會提案及研討結果民事訴訟類第16號決議，全文參見法源法律網：http://db.lawbank.com.tw/FINT/FINTQRY04.aspx?datatype=qtype&typeid=A&keyword=%e5%b0%88%e5%88%a9%26%e4%bd%bf%e7%94%a8%26%e4%be%b5%e6%ac%8a%26%e5%96%84%e6%84%8f&cnt=1&recordNo=1，瀏覽日期：2013年5月3日。

5.2011年11月29日專利法修正總說明及條文對照表，資料來源：經濟部智慧財產局網站「專利法修法專區」：http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=2769&guid=45f2e9ed-6a50-488e-8514-47a78e3cc320&lang=zh-tw，瀏覽日期：2013年5月8日。

6.台灣高等法院95年度智上字第48號民事判決，及台灣士林地方法院92年度智字第11號民事判決全文，參見司法院法學資料檢索系統網站：http://jirs.judicial.gov.tw/FJUD/，瀏覽日期：2013年5月13日。

7.智慧財產法院100年度民專訴字第40號民事判決全文，參見司法院法學資料檢索系統網站：http://jirs.judicial.gov.tw/FJUD/，瀏覽日期：2013年5月14日。

8.2011年11月29日專利法修正總說明及條文對照表，資料來源：經濟部智慧財產局網站「專利法修法專區」：http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=2769&guid=45f2e9ed-6a50-488e-8514-47a78e3cc320&lang=zh-tw，瀏覽日期：2013年5月8日。

9.同上。

10.35USC§271(a):Exceptasotherwiseprovidedinthistitle,whoeverwithoutauthoritymakes,uses,offerstosell,orsellsanypatentedinvention,withintheUnitedStatesorimportsintotheUnitedStatesanypatentedinventionduringthetermofthepatenttherefor,infringesthepatent. 11.Theordinarymeaningof"use"is"toputintoactionorservice."NTP,Inc.v.ResearchInMotion,Ltd.,418F.3d1282,1317(Fed.Cir.2005) 12.NTPv.RIM,418F.3d1282(Fed.Cir.2005)，本件CAFC之判決全文可參見：http://patentlaw.typepad.com/patent/03_2D1615r.pdf，瀏覽日期：2013年5月10日。

13.PeterStrand，What’stheuse?Understandingmethodvs.apparatususeinfringement，ShookHardy&BaconLLP，全文刊載於:http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=df5ab67a-9322-44bd-bf2a-db71cbb77169，瀏覽日期：2013年5月5日。

14.本件CAFC判決全文可參見:http://www.lawupdates.com/pdf/postings/patent/Centillion_Data_Systems,_LLC_v._Qwest_Communications_International,_Inc_._.pdf，瀏覽日期:2013年5月8日。

15.“…to‘use’asystemforpurposesofinfringement,apartymustputtheinventionintoservice,i.e.,controlthesystemasawholeandobtainbenefitfromit.” 16.例請參見：拙著，美國故意侵害專利認定暨律師與當事人間通訊及訴訟工作內容免揭露之最新發展—InreSeagateTechnology,LLC案介紹及評析(2007年10月)，全文刊載於：http://www.saint-island.com.tw/news/shownewsb.asp?seq=290&stat=y。

17.張天祥，善意使用或銷售專利侵權產品無需賠償，資料來源:http://wenku.baidu.com/view/0dc6e0a0b0717fd5360cdc3f，瀏覽日期:2013年5月5日。

回到標題 從RADIOSYSTEMSCORPORATIONv.BUMPERBOY乙案談衡平禁反言之適用 鄭常喜　黃詩芳 壹、前言 在專利權人對涉嫌侵權人提起專利侵害訴訟前，通常會對侵權人寄發警告函要求其停止製造或販賣侵權產品，若涉嫌侵權人於收到警告函後向專利權人表示其產品並未構成侵權或其專利有無效事由，而專利權人亦未再繼續主張侵害或提起專利侵害訴訟，導致涉嫌侵權人合理信賴專利權人無意主張專利權而擴大其生產規模，待數年經過後專利權人方又忽然興訟主張專利權，此時對涉嫌侵權人似非公平。

為調和專利權人及涉嫌侵權人之權益，美國法上有所謂「衡平禁反言」原則，依1992年美國聯邦巡迴上訴法院(下稱CAFC)於ACAukermanCompanyv.RIChaidesConstructionCo乙案(註1)作成之全院聯席判決所揭示，為適用衡平禁反言原則而抗辯專利權人不得行使專利權，涉嫌侵權人須證明三個要件，即：(1)專利權人藉由誤導的行為或保持沉默，致使被控侵權人合理地相信專利權人沒有對被控侵權人行使專利權的意圖；(2)被控侵權人信賴該誤導行為；(3)由於被控侵權人信賴該誤導行為，若允許專利權人復而指控被控侵權人之侵權行為，將會造成被控侵權人的重大損害，始足當之。

在2013年3月CAFC於RADIOSYSTEMSCORPORATIONv.BUMPERBOY(註2)乙案，再度對衡平禁反言原則之適用，包括：專利權人對涉嫌侵權人發出警告函後，若未即時對涉嫌侵權人訴訟，是否還有機會再對涉嫌侵權人提出侵權之訴？涉嫌侵權人對於未即時行使專利權而後興訟的案件如何應對？衡平禁反言原則之效力是否及於後續申請之部分延續案等爭議，甚有著墨，以下即就本判決內容介紹之。

貳、 案情背景 本案的兩造是專利權人TomLalor及BumperBoy公司(以下總稱BumperBoy)，與涉嫌侵權人RadioSystems公司及Innotek公司。

BumperBoy具有改良電子式動物項圈的兩件專利：美國第6,830,014號申請案專利(以下稱’014專利)，及第7,267,082號專利(以下稱’082專利)，該’082專利是’014專利的部分延續案，雖然相較於’014專利，’082專利涵蓋某些新事項(newmatter)，即：項圈中可伸展之插入物，然BumperBoy於本案所主張之’082專利請求項已完全被’014專利說明書所支持。

2005年2月，BumperBoy向Innotek寄發警告函，主張Innotek的UltraSmart項圈侵害了’014專利，故Innotek需要獲得授權，或停止所有製造及銷毀所有販售的存貨。

2005年4月，Innotek回應BumperBoy的警告函，主張Innotek之前的”EliteReceiver”項圈構成’014專利請求項無效的先前技術。

BumperBoy逾四年並未有後續的行動。

同時，Innotek繼續製造及販賣UltraSmart項圈並開發其他設計，包括GS-011及FieldPro項圈。

2005年12月，BumperBoy提出申請部分延續案之專利。

2006年9月，RadioSystems併購Innotek且發行了SD-1825項圈，其是基於較早的Innotek的設計。

2007年9月，BumperBoy獲准部分延續案之專利，也就是’082專利。

2009年11月，BumperBoy再度對RadioSystems寄發警告函，指控Innotek的UltraSmart及RadioSystems的SD-1825項圈同時侵犯了’014專利及’082專利，要求RadioSystems取得授權或停止生產該等項圈並銷毀所有的銷售庫存。

2010年5月，RadioSystems向地方法院提起確認不侵害及專利無效之訴，而BumperBoy則提出侵害之反訴。

2012年1月，地方法院駁回專利無效之訴，但作成未侵害之簡易判決(註3)。

該簡易判決認定：RadioSystems被控之GS-011、FieldPro，和SD-1825項圈並未侵害地方法院所解釋的BumperBoy主張之’014或’082專利請求項。

而關於UltraSmart項圈，地方法院則依據「衡平禁反原則言」禁止BumperBoy對Innotek或RadioSystems主張侵害’014或’082專利。

BumperBoy提出上訴，CAFC於2013年3月對於地方法院的簡易判決作成部分維持、部分廢棄並發回地方法院重審之認定。

参、 CAFC判決摘要 一、侵權認定 ’014專利的請求項1是敘述一個項圈，包含”至少一個電極，其在電極基部上與所述內表面相交，並於使用期間朝向動物延伸”，及“所述內表面具有至少一個於使用期間高於所述電極基部且朝向動物延伸的高點面”。

’014專利教示電極24在電極基部26與內表面相交。

圖式顯示高點面C並說明該高點面C是一個內表面18的凸部—高於電極基部26且朝向動物。

該專利也揭示最佳的圖式：供電極24的遠端28延伸至高於高點面C至多3/8英吋。

地方法院將“內表面”解釋為項圈殼體中向內朝向該動物的部分，而將“電極基部”解釋為電極與該項圈殼體之該內表面相交的部分。

在地方法院的簡易判決中，地方法院將其解讀應用在GS-011、FieldPro及SD-1825之項圈上，認定此等項圈(如下圖所示)的兩個電極之電極基部是在被標示為X的位置點上，是因為X點為電極與該項圈殼體的表面上之相交點。

基於欠缺重要事實之實質爭議，地方法院認為GS-011、FieldPro及SD-1825項圈沒有侵權，這是因為他們沒有擁有一個自該項圈的內表面延伸的高點面並超出由上述X點所產生的水平線。

CAFC依據簡易判決內容重新審視請求項的解釋，其認定地方法院對於在本案中請求項的用語”電極基部”及”內表面”的解釋是正確的。

CAFC認同地方法院就GS-011,FieldPro,andSD-1825這三個被告產品中電極基部位置來說，不存在重大事實的實質爭議。

並且，這些產品不具有所需的高點面。

因此，CAFC維持地方法院認定這三個產品不侵權的判決。

二、衡平禁反言原則之適用 CAFC重新檢視了地方法院作出的簡易判決，衡平禁反言原則的適用是取決於審判法官的充分裁量權。

當地方法院適用衡平禁反言原則時，CAFC係以「濫用裁量權標準」(theabuseofdiscretionstandard)重新檢視地方法院之認定。

CAFC再次重申，衡平禁反原則行為的三個判斷要件如下： (一)因專利權人之誤導行為或保持沉默，誘使涉嫌侵權人合理信賴專利權人無意對涉嫌侵權人行使專利權； (二)涉嫌侵權人信賴該行為； (三)如允許專利權人行使專利權，涉嫌侵權人將蒙受極大損害。

如前所述，關於UltraSmart項圈，地方法院認定：依衡平禁反言原則上述三要件，BumperBoy不得對RaidoSystems及Innotek行使’014專利以及’082專利權。

詳言之，關於要件(一)，地方法院認定BumperBoy繼2005年向Innotek寄發警告函後，隨後歷時超過四年半的保持沉默而毫無疑問地誤導Innotek。

關於要件(二)，Innotek合理信賴此沉默而顯著地擴張它的生產線且被RadioSystems併購(若Innotek被訴，不但會影響產品的生產，也將影響RadioSystems對於Innotek的收購)。

關於要件(三)，地方法院認定如允許BumperBoy行使專利權，Innotek在新產品上的投資將蒙受巨大之經濟不利益。

基上，地方法院作出結論：基於衡平禁反言原則，BumperBoy不得對Innotek行使專利權。

地方法院進一步推論衡平禁反原則言亦禁止BumperBoy對RadioSystems主張專利權，因為RadioSystems完全地擁有Innotek，且實質上RadioSystems與Innotek均由同一自然人所經營。

再者，RadioSystems併購Innotek以將其設計以及產品併入自己的生產線，並對Innotek享有實質控制權。

綜上，地方法院認定繼2005年BumperBoy對Innotek主張侵害’014專利後，遲至2009年才再度對RadioSystems的UltraSmart項圈主張侵害’014以及’082專利，此間長達四年之沉默構成明顯誤導，基於衡平禁反言原則，BumperBoy不得對RadioSystems行使’014及’082專利權。

惟，BumperBoy對此主張：衡平禁反言原則不適用於其對RadioSystems之主張。

因為在Innotek作出回應之後，RadioSystems並不知悉BumperBoy曾向Innotek寄發警告函此一事實，也就不會依賴其後BumperBoy的沉默。

BumperBoy爭論衡平禁反言原則僅能適用於Innotek，因RadioSystems是一個獨立的法人並且必須個別證明符合信賴損害要件(Detrimentalreliance)之存在。

另外，BumperBoy爭論：即使衡平禁反言原則適用於’014專利，它不能擴及於’082專利，因為BumperBoy在2009年11月之前從未主張Innotek或RadioSystems侵害’082專利。

CAFC對於’014專利，認同地方法院在以下結論並沒有濫用其裁量權：衡平禁反言原則禁止BumperBoy對於Innotek之UltraSmart項圈主張侵權，CAFC也認同地方法院以衡平禁反言原則禁止BumperBoy對於RadioSystems(即Innotek的權益繼受人)行使專利權。

蓋依相關前案判例，衡平禁反言原則得適用於當事人繼受關係已建立的權益繼受人(successors-in-interest)。

因此，CAFC認同地方法院依衡平禁反言原則，BumperBoy不得對於Innotek及其權益繼受人RadioSystems之UltraSmart項圈主張侵害’014專利權。

然而，CAFC多數決的結論認定地方法院濫用其裁量權將衡平禁反原則言擴大到’082專利。

因為，RadioSystem首次知悉可能對’082專利構成侵權是在2009年11月BumperBoy發出的警告函中。

無論'082專利的請求項是否受到'014專利說明書的支持或其可主張申請日優先權，該專利涵蓋了獨立且不同的權利範圍。

換言之，毫無疑問地，在’082專利之全部權利範圍被核准之前，BumperBoy無法對Innotek或RadioSystems主張’082專利權。

基上，關於’082專利的衡平禁反言原則的要件並不存在。

BumperBoy並未以誤導行為或沉默使RadioSystems誤信其無意行使’082專利權。

此外，也沒有證據顯示RadioSystems確實信賴這樣的誤導行為或沉默。

對於’082專利，CAFC認為，地方法院依衡平禁反言原則作成不侵權之認定，構成濫用裁量權之違誤，CAFC因此廢棄地方法院判決，並發回地方法院依上述見解進行重審。

肆、 NEWMAN法官部分贊同及部分反對的意見 本案就’082專利的行使是否有衡平禁反言之適用，NEWMAN法官提出不同看法。

NEWMAN法官同意地方法院正確地建構”電極基部”及”內表面”的專利用語，並且同意地方法院所認定RadioSystems公司的GS-011,FieldPro及SD-1825型號項圈不侵害’014專利的判斷。

惟關於UltraSmart項圈，NEWMAN法官不同於前述多數意見，而肯定地方法院的認定，即禁反言原則不僅適用於’014專利，也適用於部分延續案之’082專利。

雖然’082專利加入“關於項圈中可伸展之插入物”此等新事項，然此新事項並未出現於本案BumperBoy主張之’082請求項中，且由於BumperBoy於本案所主張被侵害之’082專利請求項已揭露於’014專利說明書，故在本案BumperBoy所主張之權利請求項此層面上，’082專利並未導入其他新事項(newmatter)。

是以，不同意見認為，衡平禁反言原則的適用，不能藉由其後申請部分延續案而規避，尤其是被侵害之部分延續案之請求項已被先前母案專利說明書揭露而未加入新事項。

基此，Newman法官認為，地方法院對於衡平禁反原則言適用於’082專利如同適用於’014專利一般的認定，並非濫用其職權。

伍、 結論 在本判決中雖然亦採用相同的標準檢驗衡平禁反原則，但是衡平禁反言原則所適用的範圍屬於獲准的專利權，由於部分延續案在首次寄發警告函後才提出申請，專利權人寄發警告函當時自無法主張部分延續案之專利權，因此CAFC多數意見認為該部分延續案不屬於衡平禁反言原則可適用的範圍。

然而，部分延續案雖然導入某些新事項，然該等新事項與訴訟中所主張之請求項無關，且在訴訟中所主張之部分延續案的請求項已完全揭露於母案說明書，依Newman法官所提出的不同意見：既然部分延續案所加入之新事項與訴訟中主張之請求項無關，則衡平禁反言原則之適用不得藉由後續申請之部分延續案而規避，亦非全然無見。

就此，本案涉及部分延續案是否適用衡平禁反言原則的議題，未來仍值得觀察。

※ 註釋： 1.ACAukermanCompanyv.RIChaidesConstructionCo.,960F2d1020(Fed.Cir.1992)(enbanc) 2.RadioSystemsCorporationv.Lalor.CaseNo.2012-1233(C.A.Fed.,Mar6,2013) 3.UNITEDSTATESDISTRICTCOURTWESTERNDISTRICTOFWASHINGTONATSEATTLE,No.C10-828RSL. 回到標題 聖島國際法律事務所 TEL：(02)2775-1823 FAX：(02)8773-6131 ADD：台北市松山區南京東路三段248號12樓之2 E-mail：[email protected] Web-Site：www.saint-island.com.tw 聖島國際專利商標聯合事務所 TEL：(02)2775-1823 FAX：(02)2740-2810 ADD：台北市松山區南京東路三段248號11樓之1 E-mail：[email protected] Web-Site：www.saint-island.com.tw 台北所 台中所 台南所 嘉義聯絡處 高雄所 TEL：(02)7702-8299 TEL：(04)2328-8218 TEL：(06)274-2266 TEL：(05)285-1586 TEL：(07)216-3721 FAX：(02)7702-8289 FAX：(04)2328-8318 FAX：(06)238-0527 FAX：(05)285-1595 FAX：(07)216-2588 ADD：台北市中山區敬業一路99號2樓 ADD：台中市臺灣大道二段220號32樓 ADD：台南市裕農路375號6樓 ADD：嘉義市垂楊路505號6樓之1 ADD：高雄市中正四路211號14樓之1 本期內容之著作權，依法由聖島國際法律事務所‧聖島國際專利商標聯合事務所享有 未經正式書面授權‧禁止轉貼節錄 Copyright©2015SAINTISLANDINT'LLAW OFFICE/SAINTISLANDINT'LPATENT OFFICEALLRIGHTSRESERVED