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... 發明專利申請案經公開前審查認為無不合規定程式，且無應不予公開之情事者，自申請日（有主張優先權者，為最早優先權日）後經過18個月，將刊載於發明公開公報上。

智財情報 出版品(專利) 出版品(雙週專利電子報) 出版品(商標) 出版品(著作/法律/訴訟) 出版品(專刊/叢書) 案例(專利) 案例(商標) 案例(著作/法律/訴訟) 案例(其他) 首頁»智財情報»出版品(專利) 出版品(專利) 當尚未公開的發明專利申請案遇上核駁審定，公開不公開，頗費思量(曾敬媛專利國內部主任/通過中國專利代理師資格考試)(2020/01) 自民國99年起，中華民國經濟部智慧財產局（以下簡稱智慧局）全力推動行政院核定之「經濟部智慧財產局清理專利積案計畫」，智慧局執行計畫的效果顯著，發明專利初審的處理期間年年下降。

隨著審查效率的提升，發明專利申請案常常在早期公開之前已收到審查意見通知書，甚至還可能收到審定結果。

依智慧局於民國108年5月31日公布的《2018年智慧財產局年報》，如圖1，可以看出，從民國105年起，智慧局針對發明專利申請案平均發出首次審查意見通知書的期間已開始縮短至提出實審請求的12個月，甚至民國106年和民國107年更大幅縮短至不到9個月，而平均審結期間於民國107年也首次縮短為14個月。

也就是說，對於提出申請同時一併請求實審的發明專利申請案而言，將可能在進入智慧局早期公開的準備程序前已獲得初審結果。

由於智慧局仍持續加快審查速度，因而所衍生的問題將浮現；而國內申請人常以中華民國作為第一申請國，最可能面臨前述狀況，如此一來，若發明專利申請案在尚未公開時即遭到初審核駁，對於國內申請人的影響將更為顯著。

是以，尚未公開的發明專利申請案遇上核駁審定的議題相當值得討論和關注。

一、發明專利申請案的早期公開 按專利法第37條的規定，發明專利申請案經公開前審查認為無不合規定程式，且無應不予公開之情事者，自申請日（有主張優先權者，為最早優先權日）後經過18個月，將刊載於發明公開公報上。

惟發明專利申請案有下列情事之一，則不予公開：一、自申請日後十五個月內撤回者；二、涉及國防機密或其他國家安全之機密者；三、妨害公共秩序或善良風俗者。

從專利法第37條的規定來看，並未明確規定「尚未公開的發明專利申請案遭到初審核駁」不予公開。

因此，當申請人在收到初審的核駁審定書後不希望該申請案的內容被公開，就必需於「申請日後十五個月內撤回」。

雖然，專利法第37條第1項至第3項中皆使用「申請案」一詞，對於「申請案」一詞理應作相同解釋，亦即，若已收到核駁審定的申請案仍稱為「申請案」而應被公開，則當申請人於「申請日後十五個月內提出撤回已收到核駁審定的『該申請案』」時，智慧局仍應受理此項撤回申請，然而，按目前實務經驗，智慧局認為當申請人收到「核駁審定書」起，「該申請案」已不繫屬於智慧局而不生撤回申請之問題，據此要求申請人須先備具再審查申請所需的各項文件提出再審查申請後，才能提出撤回「該申請案」。

筆者認為，目前發明專利審查過於快速的情況，即類似於主張國內優先權時先申請案為新型的態樣。

而前述狀況於民國100年專利法修正時，因考量到「主張國內優先權之期間雖為12個月，惟先申請案何時審定或處分，申請人無法預期，實務上不乏先申請案早於12個月內即經審定或處分者，致生後申請案無法主張國內優先權之情形。

」因此將原規定「不得主張國內優先權的態樣中規定的『先申請案已經處分』」放寬至「已經公告或不予專利處分確定」。

由此推及至發明專利申請案「不予專利審定確定」之時點，則係指對於該發明專利申請案之不予專利之審定結果於法定期間屆滿時仍未依法提起救濟程序而確定不予專利審定結果之時點。

也就是說，不管是從專利法第37條中所述的「發明專利申請案」之定義，或者是類似狀況的立法目的來看，當申請人於收到核駁審定書而尚未屬不予專利審定確定的情況下，例如，依照專利法第48條之規定發明專利申請案尚在可提起再審查的法定期間內，智慧局均不應認為因該申請案已不繫屬智慧局而不受理申請人的撤回申請。

二、早期公開的立法目的和其價值 發明專利申請案的「早期公開制度」，主要係由於我國的發明專利申請需經智慧局審查並准予專利後才會公告並獲得專利權的保護。

隨著現今社會對智慧財產權的重視，發明專利申請案亦隨之增加，導致申請人須等候案件審查排程而無法立即獲得審查結果，且第三人也因無法知悉該申請案的技術內容而可能造成重複研究、投資的浪費。

因此，在權衡專利申請人與公眾第三人之間的利益後，目前我國採取和大部分國家相同的規定，以18個月為公開的時點。

由上述立法目的即可知道，「早期公開制度」主要是為了避免「第三人因無法知悉該申請案的技術內容而可能造成重複研究、投資的浪費」，也為了「藉由技術公開促進產業科技之提升」；然而，若一發明專利申請案不具可專利性時，則表示該申請案可能已為現有技術揭露、或至少由現有技術已可輕易完成該申請案，又或者是因為該申請案的記載要件不符合規定，而招致核駁。

換言之，受到核駁的發明專利申請案已大大減弱促進產業發展而須公開的價值，因此，不公開該申請案對第三人的利益影響不大。

反之，對申請人而言，若不公開該申請案，申請人無論是想改以營業秘密的方式保護，或者於該申請案的基礎上再進行技術的改良後重新提出申請，都是頗具續行的可能性和價值。

另外，參考美國、歐洲的法規規定，或者是日本的實務操作和韓國的審查基準之規定，對於尚未公開的發明專利申請案，若經核駁且不續行審查，且該申請案尚未進入公開的準備程序時，該申請案都不會再刊載於公開公報上。

三、建議 由於智慧局仍持續追求發明專利申請的審查效率，發明專利申請案在尚未公開即收到核駁審定的情況勢必會持續發生。

由於專利法的立法核心即為了鼓勵產業發展，且智慧局也一直致力於簡化申請程序和審查面國際化，智慧局或可考慮參照前述多個專利大國採行保護申請人利益之觀點，對於公開準備程序前即被核駁的發明專利申請案即不續行刊載事宜；甚至可考慮增列於專利法第37條的不予公開事由，避免無法源依據的問題。

資料來源： 1.發明專利初審案處理期間。

《2018年智慧財產局年報》，第20頁。

2.周光宇、葉士緯(民105)。

公開前已審定之發明專利申請案是否續行公開作業之研究。

智慧財產權月刊，205，第5-39頁。

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