專利權人得請求損害賠償救濟之前提：侵權行為人主觀要件之探討

專利法在民國100 年12 月21 日 修正前，對於上述民事救濟方式是規定在(舊)專利法 ... 營業組織、侵害行為之實際內容等情形判斷行為人有無注意義務之違反」（註4）。

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專利法在民國100年12月21日 修正前，對於上述民事救濟方式是規定在(舊)專利法第84條第1項：「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之」，然其並未就侵權行為人之主觀要件（是否以具有故意或過失為必要）予以明文，為避免適用上之疑義，故以民國100年12月21日 修正之現行專利法第96條第1項及第2項規定將上開兩種類型之主觀要件分別加以明訂如下： 專利法第96條 I.發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。

有侵害之虞者，得請求防止之。

II.發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。

」 按「損害賠償」類型，依據民法規定，主觀上應以行為人有故意或過失為必要；而「除去、防止侵害」類型，性質上類似物上請求權之妨害除去與防止請求，故客觀上以有侵害事實或侵害之虞即為已足，毋須再論行為人之主觀要件。

因此將侵害除去與防止請求之類型於專利法第96條第1項明定，其主張不以行為人主觀上有故意或過失為必要；另於同法第2項明定關於損害賠償之請求，應以行為人主觀上有故意或過失為必要，以茲釐清，並杜爭議（註1）。

而本文將針對「損害賠償」類型，就有關侵權行為人應具備的主觀要件進一步加以探討。

依上開修正條文可知，於專利權受侵害時，必須以侵權行為人具有故意或過失為前提，專利權人始得請求損害賠償。

而於哪些具體情形，侵權行為人才會被認定為具有「故意（即行為人對於損害之發生，明知並有意使其發生者，或預見其發生而其發生並不違背其本意）」或「過失（行為人對於損害之發生雖無認識，但按情節應注意，並能注意，而不注意）」呢？本文參考實務見解，分述如下（先從「過失」談起）： 一、侵權行為之過失： (一)不可僅以專利權業經專利公告及登記，即推定侵權行為人具有過失。

過去曾有實務見解認為只要系爭專利權業經專利公告及登記，即可推定侵權行為人具有過失。

然而後來有實務見解認為，若無足以證明被控侵權行為人明知或可得而知為專利物品之憑據，而遽命其負過失侵權行為損害賠償之責任，即嫌速斷（註2）；又謂：「本院審酌被告公司為中小型公司，從事網路販賣家居用品之營業，非製造商，依其拍賣網頁所示，於101年3月間之拍賣商品多達1,744項，屬位於產品供給鏈較末端之百貨零售商，難以要求其就所有商品均須進行專利查證後始得販賣，以及前述原告未為專利標示及未曾通知侵權等一切情況，認實難僅憑系爭專利已經登記、公示，即謂有事實足證被告可得而知為專利物品而有侵害系爭專利權之過失」（註3）。

並認為：「所謂能預見或避免之程度，即行為人之注意義務，則因具體事件之不同而有高低之別，通常係以善良管理人之注意程度為衡酌基準，在專利侵權事件，法律雖無明文規定，惟製造商或競爭同業與單純之零售商、偶然之販賣人等，對能否預見或避免損害發生之注意程度，必不相同，應於個案事實，視兩造個別之營業項目、營業規模包括資本額之多寡及營收狀況、營業組織、侵害行為之實際內容等情形判斷行為人有無注意義務之違反」（註4）。

(二)被控侵權行為人若為製造商、同業廠商、競爭廠商、進口商等，至少會被認為負有過失責任。

如：「被告自承其以製造不銹鋼器產品為業，則其對於不銹鋼產品可能涉及到他人專利權範圍之事項即有注意義務，況其為製造廠商，當有預見或避免損害發生之能力及注意義務，卻仍未注意致生本件侵     權行為，應認其有未盡注意義務之過失」、「對於與其一同競爭空軍官校投標案之原告所生產製造之產品有無涉及專利，依經驗法則，應會有一定之關心與認識，…此為處於相同情況廠商均應採行之方式，具期待可能性，未超出被告能力範圍外之事務，被告怠於注意，難謂無過失，…」（註5）。

又「對於具有一般風險意識之事業而言，其從事生產、銷售行為之際，自應就其所實施之技術作最低限度之專利權查證，倘未查證者，即有過失。

被上訴人為進口與販賣者，非系爭產品之製造者，衡諸當今行業之精細分工，被上訴人未必知悉系爭專利之存在，其進口與銷售系爭產品，疏未查證是否有侵害系爭專利，僅成立過失侵權責任，…」（註6）。

(三)屬產品供給鍊較末端之網路販賣商、零售商、量販店等通常會被論以無過失。

「本院審酌被告公司為中小型公司，從事網路販賣家居用品之營業，非製造商，依其拍賣網頁所示，於101年3月間之拍賣商品多達1,744項，屬位於產品供給鏈較末端之百貨零售商，難以要求其就所有商品均須進行專利查證後始得販賣，以及前述原告未為專利標示及未曾通知侵權等一切情況，認實難僅憑系爭專利已經登記、公示，即謂有事實足證被告可得而知為專利物品而有侵害系爭專利權之過失」（同上註3）。

二、侵權行為之故意： (一)係指侵權行為人知悉「系爭產品」侵害「系爭專利」（同時知悉「系爭產品」與「系爭專利」---參照智慧財產法院98年度民專上字第54號判決意旨），而仍持續侵權者。

(1)專利權人主動告知侵權：如侵權行為人收到警告信函或通知信函後仍持續侵權，則構成故意侵權。

參照上開智慧財產法院98年度民專上字第54號判決意旨，專利權人之警告信函或通知信函應指明「系爭產品」與「系爭專利」之內容。

(2)侵權行為人理應知悉：如侵權行為人因授權終止、先前訴訟或其他情事而知悉，卻仍持續侵權。

(二)阻卻故意之抗辯：被控侵權行為人有進行迴避設計或提起舉發案、提出不侵權鑑定報告，是否可以阻卻故意？實務見解分歧！ (1)有關迴避設計： ●迴避設計不足，仍構成故意侵權：「於益碁公司係專責製造、販輪胎之公司，對於製造、販賣輪胎所需採購包括系爭產品在內之相關配件，理應知悉須使用未侵害他人專利權之物品，並負有注意義務，且其經林裕順通知後，業已知悉林裕順享有系爭專利權，即進行產品之迴避設計（雖迴避設計不足），並持續大量購買並販賣系爭產品，則其對於販賣系爭產品構成專利侵權之事實，顯有故意，而非僅止於過失」（註7）、「…上訴人曾試圖採取相關迴避措施未成功，而仍有如上所述之故意侵害系爭專利等侵害情節」（註8）。

●迴避專利失敗，不構成故意侵權：「…然被控侵權物品僅須採用開關桿（2）可經一銷（6）保持在座（5）的上半部，壓緊磁板座（8）的右外端設第二凸輪與開關桿（2）所設之第二凸輪當作對立面」之技術內容，即可迴避系爭第I260354號專利之申請專利範圍第1項，已據其陳述甚明。

自不因被告迴避專利失敗遽認其有侵害系爭第I260354號專利之故意」（註9）。

(2)有關提起舉發案或提出不侵權鑑定報告： ●提起舉發案/提出不侵權鑑定報告，仍構成故意侵權：被控侵權行為人於98年12月23日收受被上訴人之警告律師函後，隨即進行「自行比對」、「向行政院公平交易委員會檢舉」、「舉發系爭專利」及「提出專利侵害鑑定報告」等步驟，惟其舉發案業經智慧局為舉發不成立之審定，被控侵權行為人並未提起訴願，又其所提出之不侵權鑑定報告係其自行委託第三人所進行之鑑定，且該鑑定內容有不妥當之處，雖其曾試圖採取相關迴避措施未成功，而仍有如上所述之故意侵害系爭專利等侵害情節（參照智慧財產法院100年民專上字第7號判決意旨。

同註8）。

●提起舉發案/提出不侵權鑑定報告，不構成故意侵權：「惟查，依據賽諾菲公司所提上開市場銷售調查報告，躍欣公司可能確有於原審法院於95年12月27日核發定暫時狀態處分執行命令後，繼續販賣欣血暢藥品之行為，然因躍欣公司、友華公司均係優良經營之學名藥公司，欲在氯匹多瑞學名藥之市場贏得先機，而甘冒風險製造、販賣系爭藥品，致侵害系爭專利，無非是認為系爭晶型2專利有得撤銷之可能性，其不但已向智慧局就系爭專利提起舉發案（惟相關專利舉發事件前經智慧局審定為舉發不成立，並經經濟部訴願委員會為訴願駁回之決定，且現正繫屬於本院），且對相對應之美國專利第210號亦提起再審查，是本件雖認躍欣公司等有預防或避免損害發生之義務，卻未為預防或避免而有過失，但難認躍欣公司、友華公司有專利侵權之故意」（註10）。

除了上開內容外，尚須留意「專利標示」與「故意侵權之損害賠償數額」的規定。

就「專利標示」而言，於100年12月21日修正前係訂於(舊)專利法第79條，當時有實務見解表示：「(舊)專利法第79條本文雖規定發明專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，並得要求被授權人或特許實施權人為之；其未附加標示者，不得請求損害賠償。

然其但書亦規定侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者，不在此限。

核其立法意旨在使第三人得經由專利物品或其包裝上之標示得知專利權存在，以保護因不知情而侵害專利權之人。

然對於明知或可得而知他人有專利權，或有注意義務，卻仍實施侵害行為者，即無保護必要，行為人仍應對專利權人負損害賠償責任，否則專利法保護專利權之意旨將無法實現，且有違公平正義之原則。

」（註11）；是以參照前開判決及現行專利法第98條規定：「專利物上應標示專利證書號數；不能於專利物上標示者，得於標籤、包裝或以其他足以引起他人認識之顯著方式標示之；其未附加標示者，於請求損害賠償時，應舉證證明侵害人明知或可得而知為專利物」，專利標示僅為法院認定專利侵權行為人主觀要件的一種輔助判斷因素，只要有專利標示，即足以證明侵權行為人有故意過失；若無專利標示，則需回到上述有關故意/過失判斷之一般性標準來予以檢驗。

此外，就「故意侵權之損害賠償數額」而言，依現行專利法第97條第2項規定：「…侵害行為如屬故意，法院得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。

但不得超過已證明損害額之三倍」，當專利侵權行為人構成故意侵權時，專利權人有權請求至多三倍之(已證明)損害賠償金額，此不僅在於填補損害，尚有懲罰性的意味。

附註： 註1：參照專利法修正條文對照表。

註2：最高法院98年台上字第2073號。

註3：智慧財產法院101年民專訴字第94號。

註4：智慧財產法院101年民專訴字第148號。

註5：同註4。

註6：智慧財產法院101年民專上更(二)字第2號。

註7：智慧財產法院101年民專上字第4號。

註8：智慧財產法院100年民專上字第7號。

註9：智慧財產法院100年民專訴字第64號。

註10：智慧財產法院98年民專上字第57號。

註11：智慧財產法院101年民專訴字第28號。

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