從設計專利侵權訴訟不近似認定來談迴避設計 - 聯合新聞網

專利迴避設計是一種合法競爭商業行為，競爭對手要發展有相同設計風格的產品，而需避免侵害某一特定設計專利權範圍。

對於設計專利而言，兩個設計間明顯的 ... udn 雜誌 商業企管 聽新聞 test 0:00/ 0:00 YourbrowserdoesnotsupportHTML5Audio!😢 從設計專利侵權訴訟不近似認定來談迴避設計 2020-12-1014:53 聯合新聞網/ 北美智權報 【葉雪美╱北美智權報　專欄作家】 ※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡 本文以台美的設計專利侵權訴訟為例，說明解讀設計專利權範圍的原則、分析觀察比對原則及影響實質不近似判斷因素，解析實質不近似的判斷以及尋找可迴避的設計空間，希望能提供給國內廠商、產業、法律界與專利業界作為參考。

※本文摘錄自[從設計專利侵權訴訟不近似認定來談迴避設計] 這幾年，很多企業將產品外觀，以設計專利作為獨占市場的手段，將其產品外觀或部分設計特徵申請專利，以嚴密的佈局取得市場競爭的優勢（圖1）。

然而，不夠周密的布局就會有破口（圖2），在激烈的市場競爭下，若能對於熱銷產品或市場壽命較長的產品進行迴避設計，可使企業在市場上不會失去競爭優勢。

圖1：Apple在台灣申請的連接器相關設計專利 圖2：Apple的平板電腦設計與Samsung的平板電腦之比對 設計專利的迴避設計概念 設計專利制度是保護實施或應用於製品的設計，而不是保護設計概念。

CCPA在InreLaverne案件說明：在一個商業領域中，有人創造出一個新款設計，並不能阻止同ㄧ商業領域的其他業者發展相同設計風格的設計。

對一般觀察者而言，兩個設計之間的差異是明顯的（圖3），可產生不同的視覺印象，後申請的設計仍可獲得保護。

專利迴避設計是一種合法競爭商業行為，競爭對手要發展有相同設計風格的產品，而需避免侵害某一特定設計專利權範圍。

對於設計專利而言，兩個設計間明顯的差異點（特徵）可產生不同的整體視覺印象，就是設計專利中迴避設計的基本觀念。

圖3：Laveme的椅子設計與Saarinen的先前技藝之比對 設計專利侵權訴訟的侵害認定 在WhitmanSaddle案例中，美國最高法院清楚說明：不能只依賴侵害鑑定分析報告就決定設計之間是否構成近似，如果設計之間些微的差異就能讓一般觀察者產生不同的視覺印象，不會有誤認之虞，就不構成侵權。

法院確定設計專利是否侵權的兩個步驟（two-stepprocess）：首先，解讀設計專利的權利範圍。

第二步驟是事實發現者去「比較系爭專利與被告設計」，以確定是否實質近似。

比對判斷時，使用「一般觀察者」檢測，是以一般觀察者的觀點施予通常注意，如果兩個設計之間的近似之處欺騙觀察者，誘導他購買一個誤認是另一個有專利保護的設計，那麼兩個設計實質相同。

設計專利權範圍解讀的原則 專利權範圍（claim）是專利制度的核心，設計專利的靈魂是其圖式中所揭露之實質內容。

CAFC建議：審判法院的工作是提供陪審團適當的引導，應將專利權範圍相關的事項告知陪審團，例如：（1）實線及虛線在設計專利圖式中所象徵的意義；（2）申請歷史檔案對設計專利權解讀的影響；（3）區分設計專利圖式所揭露的功能性特徵及裝飾性特徵。

圖式中實線揭露的設計元件都是重要元素 在設計專利中，其權利範圍是如圖之物品之裝飾性設計，任何以實線揭示於圖面中的設計元件（whatisshown）都是申請專利範圍的重要元素，每一設計元件對該設計的可專利性及所產生視覺效果的貢獻程度是一樣的，沒有一個設計元件是不重要或不必要的。

在Elmerv.ICCFabricating,Inc.案例中，原告Elmer公司擁有USD290,620專利（620專利）是一個三角形體的車頂招牌，下方有一個略大三角形各角以圓弧角修飾之底板，招牌縱向稜邊有細長三角形突肋，頂面中央有一小圓形凸出物。

被告ICC公司指出，620專利與先前技藝（圖4左側）只有兩個差異處，（1）招牌縱向稜邊有細長三角形長突肋，（2）頂面中央有一圓形小凸物（圖4中間），這是620專利的新穎特徵，而被告產品（圖4右側）沒有這兩項特徵。

地方法院判定被告產品沒有侵害620專利。

原告不服，上訴主張：620專利三角形招牌縱向稜邊的細長三角形突肋及頂面中央的圓形小凸物都是功能性設計，並非裝飾性特徵，並舉出第5,084,994號發明專利之說明書加以證明。

CAFC不接受且說明：如果設計專利圖式中揭露的特徵屬於功能性，申請人應將那些特徵自圖式中刪除或省略；如未刪除或省略，在設計專利權利解讀中，專利權人不得主張該等特徵是功能性。

圖4：原告620專利與先前技藝及被告產品之比對 申請歷史過程中的修正對專利權範圍的影響 2011年，CurverLuxembourg（Curver）提出「家具之部分」的設計專利申請。

USPTO發出核駁通知說明：設計專利的名稱必須指定特定物品（particulararticle），「家具之部分」的名稱是不明確、含糊的。

2012年8月，申請人將設計名稱修正為「應用於椅子的花紋」，核准公告為USD677,946專利（圖5左側，946專利）。

2017年，Curver控告HomeExpressions公司所販售置物籃（圖5右側）侵害946專利。

地方法院認為，依據申請歷史禁反言原則（prosecutionhistoryestoppel），專利權人在修正設計名稱時已放棄「椅子」以外的所有製品，在專利侵權分析時，又要將原先放棄的部分重新取回（recapture）是不被允許的。

圖5：HomeExpressions公司的置物籃花紋與946專利之比較 Curver不服，提起上訴。

CAFC說明：權利主張用語可以限制設計專利的範圍，因為該用語提供唯一在圖中沒有出現的製品實例。

申請歷史檔案表明，Curver修改了設計名稱、權利主張和圖式說明，以「應用於椅子的花紋」滿足設計專利中「製品」的要件。

因此，946專利的範圍應受這些修正的限制。

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