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淺談我國專利法先使用權(何娜瑩專利師/法律所律師) (2020/05) ... 註1：智慧財產法院105年度民專訴字第98號民事判決註2：智慧局103年9月版「專利法逐條釋義」 智財情報 出版品(專利) 出版品(雙週專利電子報) 出版品(商標) 出版品(著作/法律/訴訟) 出版品(專刊/叢書) 案例(專利) 案例(商標) 案例(著作/法律/訴訟) 案例(其他) 首頁»智財情報»出版品(專利) 出版品(專利) 淺談我國專利法先使用權(何娜瑩專利師/法律所律師)(2020/05) 按我國採先申請原則，故申請專利與取得專利權之人不一定是先發明或先實施之人，若他人在專利申請之前已實施或已完成必須之準備者，卻因專利權排他權緣故，禁止其繼續實施該發明，顯然不公平，不僅使先使用權人的投資付諸流水，也造成社會資源浪費，故我國專利法第59條第1項第3款乃賦予先使用權人抗辯權，使專利權效力不及於先使用行為，惟我國在引入無效抗辯後，使先使用權抗辯多淪為備位抗辯，幾乎已快被遺忘，故本文試圖從先使用權立法精神以及鄰近國家見解說明之。

在主張先使用權時，雖然我國並未限制先使用權人技術來源，惟從專利法第59條第1項第3款但書「但於專利申請人處得知其發明後未滿十二個月，並經專利申請人聲明保留其專利權者，不在此限。

」可知，先使用權人需善意，故先使用權技術來源，若係自己研發、或基於關係企業、企業合併或從第三人處合法取得，均得援用主張。

至於先使用行為，100年專利法修法時，將原條文「使用」修正為「實施」以包括「製造、為販賣之要約、販賣、進口」等行為，至於「要約之引誘」是否包括在內，目前我國司法實務採從寬立場，認為專利法上之「販賣之要約」，解釋上應包括要約之引誘，始符合立法目的，我國司法實務認為，此處並非判斷契約是否成立，而在判斷應否讓專利權申請日前已存在之專利實施行為，排除於專利權效力之外[註1]。

關於「已在國內實施」指已經在國內開始製造相同之物品或使用相同之方法，包括販賣、使用或進口相同之物品或是依據相同方法直接製成之物品[註2]，至於「已完成必須之準備者」部份，究竟何種行為可被認定為「已完成必須之準備」，法條並未明文規定，參酌83年修訂專利法施行細則第33條「本法第五十七條第一項第二款或第五款所稱已完成必須之準備，係指在客觀上足以認為行為人為實施該發明所完成實施前為之預備行為」可知，此行為需為真實預備使用行為，而非心中的期望[註3]，若參酌鄰近中國大陸見解，所謂「作好製造、使用的必要準備」係指「(一)已經完成實施發明創造所必需的主要技術圖紙或者工藝文件」、「已經製造或者已經購買實施發明創造必需的主要設備或者原材料」[註4]，可見基於衡平思想，不論是我國或是中國大陸，多數從寬認定，只要是真實準備行為，例如購買實施發明所需設備或模具等，因與技術或生產上之準備行為有密切關聯，屬客觀上可被認定之「已完成必須之準備」。

又參酌日本著名“動桁式加熱爐”發明專利判決（最高裁昭和61年10月3日（才）第454號判決），日本專利法第79條先使用權態樣包括「實施」與「事業的準備」兩者，對於「事業的準備」首重於先使用權人須具備「即時實施的意圖」，於該則判決中，該加熱爐為客製化產品，先使用權人於昭和41年對第三人提出規格書、設計圖，之後年年參與投標，迄優先權日後，於昭和46年後才有交貨行為，可見「即時實施的意圖」是依據先使用權人提出證據綜合判斷，若將先使用證據予以切割，恐會認為先使用權人在優先權日後才有交貨行為，以先使用權人沒有「作」出來為由，進而否定先使用權人之主張，如此恐與先使用權衡平思想扞格，而在該則判決中，另提出實務上值得參考「發明範圍的實施或準備」之解釋，依該則判決，並不是採用狹隘「實施形式限定說（發明的實施或準備是以特定的實施形態為之），而是採納寬鬆之「發明思想說（發明是以現有實施形式表現的技術，以及包括發明思想上屬於同一範疇的技術）」[註5]。

若以化合物取代基為例，若先使用權人於申請專利前，已在烷基範圍內實施甲基，則通常知識者均知悉甲基至少可支持C1至C6烷基範圍，縱然事後有第三人以乙基申請專利，若限定先使用權人僅能實施甲基，不能實施乙基，顯然是採日本學說所不採之「實施形式限定說」，而有不當限制先使用權人得實施範圍之情形。

綜上，由於先使用權人在實施時，沒有未卜先知能力，預先知悉未來他人未來申請專利範圍內容，並事先做好訴訟所有準備工作，故在判斷先使用權時，應避免將先使用權人證據進行不當切割，不論是我國司法實務或鄰近國家見解，均採較為寬鬆認定，對於先使用權人提出證據，實應綜合判斷，針對先使用權人於實施時，所欲實施技術範疇先予認定，在認定該範疇後，再與系爭專利比較，否則很容易落入狹隘的實施形式上，致使我國先使用權衡平思想落空。

附註： 註1：智慧財產法院105年度民專訴字第98號民事判決 註2：智慧局103年9月版「專利法逐條釋義」 註3：黃文儀著88年10月初版「專利法逐條解說」 註4：中國大陸「最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋」http://www.sipo.gov.cn/zcfg/zcfgflfg/flfgzl/zlsfjs/1020170.htm） 註5：林谷明著「先使用權之成立要件及範圍-從日本“動桁式加熱爐”發明專利之判決談起」(智慧財產月刊第104期)   BACK 10491台北市中山區長安東路二段112號9樓(通訊地址) 智慧所[email protected]　法律所[email protected] 02-2506-1023  02-2501-1666   Copyright©2017TaiEInternationalPatent&LawOfficeAllRightsReserved. TSG網頁設計 台一TAIE TOP