日本與我國設計專利侵權訴訟實務上之貢獻度問題之初探

在我國的設計專利侵權訴訟上，僅有極少數案例論及系爭之設計專利之貢獻度。

... 在日本侵害設計專利(日文為意匠)訴訟之實務上，有未明示考量貢獻度之法律依據，而直接 ... 智慧財產專業團體 聯絡聖島 English 日本語 關於聖島聖島簡介專業服務領域辦公處所獲獎訊息最新消息最新消息實務新知實務報導智財新知智財簡介統計分析專利統計商標統計法規連結智財法規相關連結認識智財權線上電子書線上電子書社會責任慈善活動服務社會 聯絡聖島English日本語 實務報導 2021年度23卷11期23卷10期23卷09期23卷08期23卷07期23卷06期23卷05期23卷04期23卷03期23卷02期23卷01期2020年度22卷12期22卷11期22卷10期22卷09期22卷08期22卷07期22卷06期22卷05期22卷04期22卷03期22卷02期22卷01期2019年度21卷12期21卷11期21卷10期21卷09期21卷08期21卷07期21卷06期21卷05期21卷04期21卷03期21卷02期21卷01期2018年度20卷12期20卷11期20卷10期20卷09期20卷08期20卷07期20卷06期20卷05期20卷04期20卷03期20卷02期20卷01期2017年度19卷12期19卷11期19卷10期19卷09期19卷08期19卷07期19卷06期19卷05期19卷04期19卷03期19卷02期19卷01期2016年度18卷12期18卷11期18卷10期18卷09期18卷08期18卷07期18卷06期18卷05期18卷04期18卷03期18卷02期18卷01期2015年度17卷12期17卷11期17卷10期17卷09期17卷08期17卷07期17卷06期17卷05期17卷04期17卷03期17卷02期17卷01期2014年度16卷12期16卷11期16卷10期16卷09期16卷08期16卷07期16卷06期16卷05期16卷04期16卷03期16卷02期16卷01期 智財新知 智財簡介 日本與我國設計專利侵權訴訟實務上之貢獻度問題之初探 首頁/實務新知/實務報導/2019年度/21卷02期 0 林怡州 律師        在專利訴訟上所謂之「貢獻度」，係藉由考量被侵害之專利技術或專利設計對侵權產品價值或被告獲利所貢獻之程度，藉以調整損害賠償額多寡之概念。

例如，若某侵權產品外觀係抄襲原告之設計專利之程度越高，通常可認為該設計對侵權產品之貢獻度越高。

反之，若該設計僅佔侵權產品外觀一小部分，則通常會壓低該設計對侵權產品之貢獻度。

       在我國的設計專利侵權訴訟上，僅有極少數案例論及系爭之設計專利之貢獻度。

由於現有案例極少，以及貢獻度此概念本身之性質，可能讓訴訟當事人難以預測法院之心證。

本文的撰寫動機在於比較日本與我國智財法院的案例，作為各界日後處理智財訴訟上面臨設計專利貢獻度議題時之參考。

一、日本法上之法律依據        在日本侵害設計專利(日文為意匠)訴訟之實務上，有未明示考量貢獻度之法律依據，而直接以貢獻度調整損害賠償額多寡之案例。

       另一方面，亦有判決以1998年日本「意匠法」修正後增訂之第39條第1項規定做為考量貢獻度之依據。

該條項規定「在意匠權人或專屬實施權人對因故意或過失侵害自己之意匠權或專屬實施權之人請求自己因該侵害所受損害之賠償之情形，該人移轉組成該侵害行為之物品時，得以在不超過對應於意匠權人或專屬實施權人之實施能力之數額之限度內，若無該侵害行為時意匠權人或專屬實施權人得販賣之物品之每單位數量之利潤額乘以移轉之物品數量(以下在本項稱為「移轉數量」)所得額度作為意匠權人或專屬實施權人所受損害額。

但有意匠權人或專屬實施權人不能販賣相當於移轉數量之全部或一部之數量之情形時，應扣除相當於該情形之數量之數額」。

       此規定之內容略嫌壟長拗口，但簡單說來，係指設計專利受侵害時，設計專利權人得請求損害賠償之額度為「侵權人所販賣侵權產品之數量，乘以設計專利權人販賣單位產品可得利潤額」所得之數額。

但此額度應受其他因素之限制，例如在因侵權行為人方面之因素(例如侵權品之品牌形象、價格優勢、性能等)使消費者購買侵權品之情形，設計專利權人得請求之損害賠償額應受限制。

二、日本案例        以下僅試舉數個日本案例來說明日本實務上在考慮貢獻度時所考慮之因素。

(一) 東京高裁平成4年(1992年)(ネ)3991號判決        本案被告販賣之商品為捲髮器，而原告之設計專利物品係捲髮器之夾子(僅構成捲髮器之一部分)。

法院表示當侵害專利之物品(即夾子)僅構成販賣商品(即捲髮器)之一部份時，貢獻度宜以夾子佔捲髮器全體成本之比例計算。

(二) 大阪高裁平成18年(2006年)(ネ)184號判決        本案被告販賣之商品為洗臉刷，而原告之設計專利物品係粉撲(僅構成洗臉刷之一部分)。

法院認為貢獻度宜以粉撲占洗臉刷整體價額之比例來計算。

(三) 大阪地裁平成20年(2008年)(ワ)第8761號判決        本案被告販賣之商品與原告之設計專利物品均為測量地點顯示板。

法院認為對購買此種物品之人係將選購重點放在產品機能、而非外觀設計，從而設計專利對消費者購買動機影響程度低。

綜合考量各項因素後，法院將貢獻度定為二成(法院僅表示此為綜合考量後得出之數值，而未明示算式之依據)。

(四) 大阪地裁平成22年(2010年)(ワ)第805號        本案被告販賣之商品與原告之設計專利物品均為地毯。

被告係將地毯販賣予旅館將以使用。

法院認為地毯對旅館呈現之氣氛有所影響，該旅館作為高端之商業旅館，地毯之外觀設計理應為其購買時之重要考量因素。

從而，地毯之外觀設計對於購買者之購買動機有相當大之影響。

法院遂將原告專利設計之貢獻度定為80%(法院亦未明示算式之基準)。

(五) 大阪地裁平成22年(2010年)(ワ)第9966號        本案被告販賣之商品與原告之設計專利物品為指甲銼刀。

法院認為被告產品具有可愛、易於攜帶等等原告設計所不具備之特性，而此等特徵對於被告產品的銷售均有貢獻，故依意匠法第39條第1項考慮各種事實後，將貢獻度認定為3分之1(法院亦未明示算式之基準)。

(六) 東京地裁平成23年(2011年)(ワ)第247號        本案被告販賣商品與原告之設計專利物品均為有USB接頭之轉接器。

法院認為，雖然被告產品使用類似於原告專利之外觀設計一事確實對吸引消費者購買被告產品有所貢獻，但考慮被告產品係用於各大電信商(如Docomo、Softbank)之手機之專用品、以及被告產品的色彩受消費者歡迎之事實，認定原告專利設計之貢獻度僅有一成(法院亦未明示算式之基準)。

(七) 東京地裁平成24年(2012年)(ワ)第3162號        本案被告販賣商品為涼鞋，原告之專利物品則為涼鞋之部分設計專利。

法院認為，被告使用原告專利設計之部分占被告產品之比例為75%。

再者，原告的市占率只有45%，縱使被告產品未曾出現於市面，原告也只能多賣出被告販賣數量的45%。

綜合上述因素，原告得請求的損害賠償額為被告販賣侵權品之數量乘以每件侵權品之利潤後，再乘上述兩個比率所得之數額(實質上原告專利之貢獻度為33.75%(0.75x0.45=0.3375)。

三、我國案例        我國專利法上並未特別就設計專利之貢獻度問題做明文規定，僅有在少數判決中法院有對貢獻度予以討論。

以下僅試舉本所曾處理之二案例為說明。

(一) 智慧財產法院101年度民專訴字第34號判決        本案原告係國內知名機車廠商，以被告生產之電動車侵害原告之機車外觀設計專利為由，對被告提起民事訴訟。

被告於本案審理過程中主張，法院於認定損害賠償額時尚須考慮貢獻度之議題。

對此，法院在判決中表示：        「被告雖辯稱：所謂『依侵害人因侵害行為所得之利益』，尚須討論侵害專利行為實際上對於侵害人銷售侵權產品利潤的貢獻度如何，依波仕特線上市調所示，影響消費者選購機車之最主要因素，『造型』僅占9.8%，故被告侵害系爭專利與系爭產品之銷售利潤間並無直接因果關係云云，惟上開線上市調公信力及可信性如何，被告並未證明；又上開市調係針對『機車』產品，而非系爭產品所屬之『電動自行車」；再者，縱認僅9.8%之消費者以『造型』為影響選購機車之最主要因素，但上開市調未揭露多少消費者以之為次要或再次要之因素，是並未能全面顯示『造型』影響消費者選購機車之真正比重為何，是被告認其侵害系爭專利與系爭產品之銷售利潤間並無直接因果關係云云，尚難遽採」。

       由上述判決內容可知，法院最終並未以貢獻度為由來減低被告應負擔之損害賠償數額。

若由上述判決內容來推論，若被告就貢獻度議題提出證據資料時，應由被告證明該證據資料之可信性；若被告未證明該證據資料之可信性，則法院不應審酌貢獻度議題。

且本案中法院不採納被告所提證據資料後，亦未自行認定一貢獻度之數值。

由此結果似可推論於此判決(民國102年1月)之時期，至少有些許智財法院法官認為設計專利之貢獻度係適用辯論主義之事項，無須由法院逕行認定。

(二) 智慧財產法院106年度民專訴字第12號判決        本案原告為國外知名化妝品廠商，以被告生產之化妝品所使用之容器侵害原告之化妝品容器設計專利為由，對被告提起民事訴訟。

本案之特殊之處在於，有別於前揭之智慧財產法院101年度民專訴字第34號判決，本案被告於一開始並未提出貢獻度議題作為抗辯，惟不知係承審法官基於善意提醒被告、抑或因承審法官認為貢獻度係法院依職權得以審酌之事項，在某次開庭前法院通知兩造法官有意於本案審理貢獻度之議題後，貢獻度始成為本案議題之一。

嗣後關於具體之貢獻度數值，法院認為：        「系爭產品之包裝容器不僅提供化粧品盛裝使用，其較使用未施以特殊設計之包裝容器，更能提昇系爭產品整體之視覺美感，增進其質感，並能刺激消費者購買意願，應認其在系爭產品之售價上有貢獻度。

綜上，本院審酌系爭產品之功能是在美膚保養，附件所示之包裝容器雖與系爭產品之功用無關，惟其所產生之視覺性，吸引消費者注意並產生對系爭產品之需求感，認其對系爭產品有達致30%之貢獻度。

」(法院亦未明示具體算式標準)        原告在訴訟中曾試圖從被告所使用之侵權容器的成本在被告商品全體成本所占之比例、以及侵權容器在被告商品販賣價格中所占之比例來推論貢獻度，惟法院認為在本案中設計專利之貢獻度應指系爭設計對於吸引消費者之貢獻，而此貢獻度並非單純之成本結構分析所能反映，從而最終並未採取原告主張，並認定系爭設計專利之貢獻度為30%(亦未明示具體之算式基礎)。

       雖本案係少數提及設計專利貢獻度之國內案例，吾人似可從本案與前揭提及之日本案例得到下列印象： 1.  若被告商品侵害原告設計專利之處僅占被告商品之一部分，而該侵害原告設計專利之部分與商品之其他部分基本上功能相同時(例如侵害設計專利之部分係夾子，與被告商品之其他部分共同形成捲髮器之機能。

或者例如侵害設計專利之部分係涼鞋的一部分，與涼鞋之其他部分共同形成涼鞋的外觀與功能)，較易以成本或價格分析來認定貢獻度多寡(惟我國目前似無此等類型之案例)。

2.  若被告商品侵害原告設計專利處僅占被告商品之一部分，而該侵害原告設計專利之部分與其他商品之部分基本上功能不相同時(如化妝品容器係藉由其視覺效果吸引消費者，至於化妝品內容物係提供美白保濕等功能，兩者功能與容器不盡相同)，即難以成本或價格分析來認定貢獻度多寡。

此時法官須立於消費者之立場，揣測消費者係因為何等因素購買被告產品、以及系爭設計專利之外觀在吸引消費者之因素中占了多少比率，以期得到合理之數值。

惟此種揣測過程係法官之內在心理過程，自然難以用具體算式加以表現。

除非當事人在訴訟中有就消費者選購特定商品時影響其購買意願之因素提出具有科學根據之研究，恐怕只能將法官的判斷結果視為法官基於其社會生活感覺所得之結論，從而增加法官心證之不可預見性。

以上謹整理數個國內外判決以及筆者之心得，以供各界作為日後處理此類相關議題時之參考。

  ----------------------------------------------------------------------- 以上內容僅為一般性之討論，非法律意見，不適用於具體事件。

若有實際問題，請與我們聯繫。

檔案下載 回列表 關於聖島聖島簡介專業服務領域辦公處所獲獎訊息最新消息最新消息實務新知實務報導智財新知智財簡介統計分析專利統計商標統計法規連結智財法規相關連結認識智財權線上電子書線上電子書社會責任慈善活動服務社會 聖島國際專利商標聯合事務所•聖島智產股份有限公司•聖島國際法律事務所Copyright©2003~2021聖島國際專利商標聯合事務所•聖島智產股份有限公司•聖島國際法律事務所AllRightsReserved. 優吉兒網站設計