解釋申請專利範圍「應」審酌說明書及圖式？（中）

民國100年12月21日修正公布、102年1月1日施行的專利法第58條第4項修正為：「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式。

」主要係 ...       智權報總覽>法規解析              解釋申請專利範圍「應」審酌說明書及圖式？（中） 顏吉承／經濟部智慧財產局專利高級審查官兼科長 現行專利法第58條第4項明定解釋申請專利範圍的基本原則：「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式」；究竟解釋申請專利範圍「得」審酌說明書及圖式，或是「應」審酌說明書及圖式，繼上期文章(解釋申請專利範圍「應」審酌說明書及圖式？（上）)，本期繼續對此一問題作深入剖析。

專利法第58條第4項立法沿革 我國專利法有關解釋申請專利範圍之基本原則，最早見於民國83年1月21日修正公布的專利法第56條第3項：「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。

必要時，得審酌說明書及圖式。

」民國90年10月24修正公布的專利法未修正第56條。

民國92年2月6日修正公布、93年7月1日施行的專利法第56條第3項修正為：「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式。

」主要係刪除「必要時」三個字，修正的立法理由：「按發明專利權範圍以說明書所載之申請專利範圍為準，申請專利範圍必須記載構成發明之技術，以界定專利權保護之範圍；此為認定有無專利侵權之重要事項。

在解釋申請專利範圍時，發明說明及圖式係屬於從屬地位，未曾記載於申請專利範圍之事項，固不在保護範圍之內；惟說明書所載之申請專利範圍僅就請求保護範圍之必要敘述，既不應侷限於申請專利範圍之字面意義，也不應僅被作為指南參考而已，實應參考其發明說明及圖式，以瞭解其目的、作用及效果，此種參考並非如現行條文所定『必要時』始得為之，爰參考歐洲專利公約第69條規定之意旨修正為『於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式』。

」前述修正理由已明示發明專利的保護範圍不得侷限於申請專利範圍之文字，尚「應」審酌說明書及圖式中所載之目的、作用及效果據以解釋，而非申請專利範圍不明確而為「必要時」，始審酌之。

何況，歐洲專利公約第69條係規定「說明書及圖式應用於（shallbeusedto）解釋申請專利範圍」，見後述分析。

民國100年12月21日修正公布、102年1月1日施行的專利法第58條第4項修正為：「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式。

」主要係因應申請專利之文件分為申請書、說明書、申請專利範圍、摘要及必要之圖式，說明書不再包含申請專利範圍及摘要，爰予配合修正。

民國102年6月13日及103年3月24日施行之專利法未修正第58條。

外國法相關規定 如前述，我國專利界偏向以申請專利範圍之記載內容「明確」或「不明確」為分界，以決定解釋申請專利範圍時是否審酌說明書及圖式。

筆者以為係誤解美國判決或日本審查基準第II部第2-4章之本意，僅理解文字之表面意義，誤以為所謂「明確」係申請專利範圍本身之明確，事實上，各國的本意皆係指：審酌說明書及圖式後明確理解專利權人以申請專利範圍請求授予什麼專利權範圍。

綜合下列外國法相關內容，專利法所稱「以申請專利範圍為準」並非指專利權範圍之確定完全取決於申請專利範圍（此為極端的周邊限定主義），無論申請專利範圍是否明確；亦非指只要申請專利範圍本身並無不明確，則無審酌說明書或圖式之必要，因為即使申請專利範圍本身明確，對照說明書所載申請專利之發明仍可能產生不明確或不為說明書所支持。

歐洲專利 1973年歐洲專利公約第69條第(1)項規定（註1）：「歐洲專利或歐洲專利申請案的保護範圍應（shall）決定於申請專利範圍。

然而，說明書及圖式應用於（shallbeusedto）解釋申請專利範圍。

」各締約國另簽訂第69條的議定書（註2），內容如下：「第69條不得（shouldnotbe）被理解為歐洲專利的保護範圍係由申請專利範圍中之文字嚴格的文義予以確定，而說明書及圖式僅用於解釋申請專利範圍中含糊不清之處。

而且不得（Norshoulditbe）被理解為申請專利範圍僅具有指導作用，而其實際保護範圍係該發明所屬技術領域中具有通常知識者從說明書及圖式之內容所認為得擴展到專利權人所期望達到的範圍。

申請專利範圍之解釋應介於前述二種極端觀點之間，既能提供專利權人合理之保護，亦能提供他人足夠之法律確定性。

」 美國 美國聯邦巡迴上訴法院於2005年Phillipsv.AWHCorp.案召開全院聯席聽證，對於申請專利範圍的解釋提出宣示性的見解：專利商標局專利審查時，必須「賦予申請專利範圍符合說明書之最寬廣合理的解釋」（givingclaimstheirbroadestreasonableconstruction）。

該判決明確認可專利商標局所使用的「最寬廣合理的解釋」標準：「專利商標局解釋專利申請案的申請專利範圍時，不僅應以申請專利範圍中所載之用語為基礎，且應審酌該發明所屬技術領域中具有通常知識者對於說明書的解釋，賦予申請專利範圍最寬廣合理的解釋。

前述解釋方法係依專利商標局的細則37CFR1.75(d)(1)規定：申請案之申請專利範圍必須依循說明書其他部分中所載之發明，且申請專利範圍中所使用之用語及措辭必須在說明書中找到明確的支持基礎或先行基礎，故對於申請專利範圍中所載之用語的意義，可以審酌說明書予以確定（註3）。

」 前述Phillips案已指出於審查階段解釋申請專利範圍的方法。

至於核准專利後民事訴訟階段解釋申請專利範圍的方法，美國專利商標局35U.S.C.112之補充審查指南指出：在涉及專利侵權及有效性之訴訟程序，已核准的申請專利範圍係被推定為明確而有效，不會被賦予最寬廣合理的解釋，而是依申請歷史檔案（申請及維護專利過程中的內部證據）解釋之。

換句話說，對於已核准專利權之請求項，除非其用語的意義模糊而難以理解，否則法院不會認定該用語不明確。

相對地，對於審查中之請求項，因不會將其推定為明確而有效，美國專利商標局的解釋可以與法院的解釋不同。

在審查過程中，美國專利商標局應以最寬廣合理的方式解釋申請專利範圍，努力建立紀錄清楚呈現申請人所欲請求的範圍（註4）。

美國法院亦明確表達其見解，在InreMorris案，法院判決：「在申請程序中專利商標局解釋申請案之申請專利範圍，不必與法院於專利侵權訴訟案中解釋申請專利範圍之方法相同。

在申請程序中，對於申請專利範圍之用語，專利商標局賦予該用語最寬廣合理的解釋，係該發明所屬技術領域中具有通常知識者經考量說明書所定義或所能提供之內容而得之啟示，從而明瞭[該用語]之通常意義（註5）。

」依美國專利之司法訴訟實務，申請專利範圍之解釋係以說明書、申請歷史檔案、先前技術及其他請求項為基礎，探知申請人於申請時記載於申請專利範圍中之文字的客觀意義。

日本 日本發明專利權的解釋規定於特許法第70條（註6）：「1.發明的技術範圍，必須基於申請專利範圍保護的範圍予以確定。

2.前項得參照說明書的記載及圖式解釋申請專利範圍中所載之用語的意義。

3.前二項不得參照摘要中之記載。

」就文字之記載而言，確實是「得」參照說明書的記載及圖式解釋申請專利範圍，然而，日本專利實務之操作卻有不同，其中有相當複雜之轉折。

依日本審查基準第II部第2-4章，申請專利之發明的認定，是以記載於請求項之發明予以認定。

對於記載於請求項中之發明的事項（用語）所包含之意義的解釋，「應」考慮申請案申請時之技術知識及其說明書、圖式所記載之內容，始得為之。

對於記載於請求項中之發明的認定，具體方式如下列（註7）： (1)請求項中所載之內容明確時，依所載之內容認定申請專利之發明；對於記載於請求項中之用語，可解釋為其所具有的通常意義。

(2)雖然請求項中所載的內容明確，但說明書或圖式對於請求項中所載之用語（發明特定事項）的涵義有特別定義或說明者，解釋該用語時必須考慮該定義或說明。

對於請求項的用語，說明書或圖式中所載其下位概念僅為單純的例示，不適用前述解釋方法。

請求項中所載的內容不明確且理解困難，但依說明書、圖式或申請時之通常知識解釋請求項中所載之用語，足使其明確者，則適用前述解釋方法。

(3)即使審酌說明書、圖式或申請時之通常知識，仍無法理解請求項中所載之發明時，則不必認定申請專利之發明。

(4)經認定，請求項中所載之發明與說明書及圖式中所載之發明不一致者，不得逕以說明書及圖式中所載之發明進行審查，而無視於請求項中所載之發明。

對於說明書或圖式有記載而請求項未記載之事項（用語），應以請求項之記載為準，據以認定申請專利之發明；對於說明書或圖式未記載而請求項有記載之事項（用語），仍應以請求項之記載為準。

依前述說明的表面意義觀之，很容易造成誤解，以為日本概以申請專利範圍本身是否明確為分界，作為解釋申請專利範圍時是否審酌說明書及圖式之依據，進而認為日本的解釋方法恰與我國專利侵害鑑定要點中所載的內容不謀而合：「申請專利範圍中所載之技術特徵明確時，不得將發明（或新型）說明及圖式所揭露的內容引入申請專利範圍；申請專利範圍中所載之技術特徵不明確時，得參酌發明（或新型）說明與圖式解釋申請專利範圍；……。

」然而，日本法院明白表示二種不同的解釋方法，詳見後述。

在我國，專利法第58條第4項是否適用於授予專利權之前有關申請專利之發明的認定？在日本，對於特許法第70條，亦有同樣的疑問。

日本最高法院於平成3年(1991)3月8日有關昭和62年(行ツ)第3號「脂肪分解酵素」事件判決：「作為審查發明專利要件之前提，認定申請專利之發明之要旨時，若無特殊情事，應依申請專利範圍之記載為準。

所謂特殊情事，係指申請專利範圍之記載無法明確一望即知其技術意義，或一望即知有誤記事項，並經對照說明書（原文為「發明之詳細說明」，以下同）之記載係屬明顯者等，則容許審酌說明書。

」因此，於授予專利權之前審查專利要件之階段，日本特許廳係依該判決認定「發明之要旨」，而非依特許法第70條。

審查申請專利之發明是否具新穎性、進步性等專利要件之前，應理解、確定發明之實體（技術內容），此係審查之內在要求，其理甚明。

前述之「確定」即認定發明之要旨，特許法上雖未使用「發明之要旨」之用語，惟於發明專利之審查、審判實務及撤銷審決訴訟中，已成為既定之慣用語。

依前述最高法院之判決，於認定發明之要旨的過程中，為明瞭發明之技術內容，固有閱讀說明書或圖式之必要，惟於理解技術內容後確定發明之要旨的技術事項時，該判決宣示了下述理論：不得逾越申請專利範圍之記載，附加僅記載於說明書或圖式中之構成要件，因此，得審酌說明書的情況係屬例外。

（註8） 相對地，對於專利侵權民事訴訟案件中解釋申請專利範圍的法律依據，日本最高法院第三小法庭於昭和50(1975)年5月27日有關昭和50(オ)第54號「槳」事件判決：「因實用新型法第26條準用特許法第70條之規定，故新型之技術範圍，應依申請書所附說明書之申請專利範圍（在日本，申請專利範圍為說明書的一部分，而說明書係附屬於申請書）中之記載定之。

惟為更加具體正確判斷前述申請專利範圍中所載之意義，作為判斷資料，應認為得審酌說明書其他部分的創作構造及其作用效果，並無不妥。

」依判決，對於發明專利侵權案件，解釋申請專利範圍的法律依據應為特許法第70條，當無疑義。

東京智財高院於平成18(2006)年9月28日有關平成18(ネ)第10007號「可攜帶遊戲機」事件判決：「上訴人主張：由於可明確理解系爭專利申請專利範圍之記載，一望即知其意義，於解釋其技術範圍時，不得審酌說明書等之記載。

惟查，不問申請專利範圍之記載是否確係一望即知其意義，解釋申請專利範圍時，得審酌說明書等之記載。

」 依前述判決整理如下：行政機關審查申請案件，必須先認定「發明之要旨」，原則上，應以申請專利範圍為準，若明顯有不明確或誤記而無法理解其技術意義，「得」審酌說明書及圖式。

司法機關審理專利侵權案件，發明專利權之確定應依特許法第70條，以申請專利範圍為準，且「應」審酌說明書及圖式。

中國 中國發明專利權的解釋規定於專利法第59條第1項：「發明或者實用新型專利權的保護範圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用於解釋權利要求的內容。

」 中國最高人民法院於2009年12月28日以法釋〔2009〕21號公告「最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋」，該解釋第2條：「人民法院應當根據權利要求的記載，結合本領域普通技術人員閱讀說明書及附圖後對權利要求的理解，確定專利法第五十九條第一款規定的權利要求的內容。

（註9）」第2條規定準確地說明申請專利範圍的解釋必須以申請專利範圍為準，更強調無論申請專利範圍是否明確，均必須從說明書及圖式所載之內容理解申請專利之發明「後」，據以確定專利權範圍；而非單從申請專利範圍理解申請專利之發明，決定其內容是否明確。

中國北京高級法院的「專利侵權判定指南」第7條規定：「折衷原則。

解釋權利要求時，應當以權利要求記載的技術內容為准，根據說明書及附圖、現有技術、專利對現有技術所做的貢獻等因素合理確定專利權保護範圍；既不能將專利權保護範圍拘泥於權利要求書的字面含義，也不能將專利權保護範圍擴展到所屬技術領域的普通技術人員在專利申請日前通過閱讀說明書及附圖後需要經過創造性勞動才能聯想到的內容。

（註10）」 實質專利法條約 為協調各國專利制度，世界智慧財產權組織(WIPO)召開多屆實質專利法條約（SPLT，SubstantivePatentLawTreaty）（註11）會議，第10屆草約中包括申請專利範圍解釋之法則，如Article11(4)(a)規定：「申請專利範圍應由其用語予以決定。

解釋申請專利範圍，應考量適用之說明書及圖式修正本或更正本，及該發明所屬技術領域中具有通常知識者於申請日之通常知識（註12）。

」而其Rule13(1)規定：「(a)除非說明書中賦予特別涵義，申請專利範圍之用語應依其在相關技術領域中之通常涵義及範圍解釋之。

(b)申請專利範圍之解釋無須侷限於嚴格之文義。

（註13）」   備註 Article69Extentofprotection(1),(TheextentoftheprotectionconferredbyaEuropeanpatentoraEuropeanpatentapplicationshallbedeterminedbytheclaims.Nevertheless,thedescriptionanddrawingsshallbeusedtointerprettheclaims.) ProtocolontheInterpretationofArticle69TheEuropeanPatentConvention,(Article69shouldnotbeinterpretedasmeaningthattheextentoftheprotectionconferredbyaEuropeanpatentistobeunderstoodasthatdefinedbythestrict,literalmeaningofthewordingusedintheclaims,thedescriptionanddrawingsbeingemployedonlyforthepurposeofresolvinganambiguityfoundintheclaims.Norshoulditbetakentomeanthattheclaimsserveonlyasaguidelineandthattheactualprotectionconferredmayextendtowhat,fromaconsiderationofthedescriptionanddrawingsbyapersonskilledintheart,thepatentproprietorhascontemplated.Onthecontrary,itistobeinterpretedasdefiningapositionbetweentheseextremeswhichcombinesafairprotectionforthepatentproprietorwithareasonabledegreeoflegalcertaintyforthirdparties.) Phillipsv.AWHCorp.,415F.3d1303,75USPQ2d1321(Fed.Cir.2005)(ThePatentandTrademarkOffice(“PTO”)determinesthescopeofclaimsinpatentapplicationsnotsolelyonthebasisoftheclaimlanguage,butupongivingclaimstheirbroadestreasonableconstructioninlightofthespecificationasitwouldbeinterpretedbyoneofordinaryskillintheart.)InreAm.Acad.ofSci.Tech.Ctr.,367F.3d1359,1364[,70USPQ2d1827](Fed.Cir.2004).(Indeed,therulesofthePTOrequire thatapplicationclaimsmust“conformtotheinventionassetforthintheremainderofthespecificationandthetermsandphrasesusedintheclaimsmustfindclearsupportorantecedentbasisinthedescriptionsothatthemeaningofthetermsintheclaimsmaybeascertainablebyreferencetothedescription.”37CFR1.75(d)(1).) FederalRegister/Vol.76,No.27/Wednesday,February9,2011/Notices,7164,SupplementaryExaminationGuidelinesforDeterminingCompliancewith35U.S.C.112andforTreatmentofRelatedIssuesinPatentApplications.(Patentedclaimsenjoyapresumptionofvalidityandarenotgiventhebroadestreasonableinterpretationduringcourtproceedingsinvolvinginfringementandvalidity,andcanbeinterpretedbasedonafullydevelopedprosecutionrecord.Accordingly,whenpossible,courtsconstruepatentedclaimsinfavoroffindingavalidinterpretation.Acourtwillnotfindapatentedclaimindefiniteunlessitis‘insolublyambiguous.’Inotherwords,thevalidityofaclaimwillbepreservedifsomemeaningcanbegleanedfromthelanguage.Incontrast,nopresumptionofvalidityattachesbeforetheissuanceofapatent.TheOfficeisnotrequiredorevenpermittedtointerpretclaimswhenexaminingpatentapplicationsinthesamemannerasthecourts,which,postissuance,operateunderthepresumptionofvalidity.TheOfficemustconstrueclaimsinthebroadestreasonablemannerduringprosecutioninanefforttoestablishaclearrecordofwhatapplicantintendstoclaim.) InreMorris,127 F.3d1048,1054-55,44USPQ2d1023,1027-28(Fed.Cir.1997). 日本特許法第70條：「1.特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。

2.前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。

3.前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。

」 經濟部智慧財產局，先前技術文獻調查實務，100年3月，頁2~3。

塩月秀平，日本最高法院判例解說44卷9號，頁212~235。

中國最高人民法院，最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋，2009年12月28日公告，2010年1月1日起施行。

中國北京市高級人民法院，專利侵權判定指南，2013年10月9日發布。

為協調各國之專利制度，世界智慧財產權組織召開多屆實質專利法條約（SubstantivePatentLawTreaty，以下簡稱SPLT）會議，2004年為第10屆，雖然該條約迄今尚未正式生效施行，惟從其草約內容仍得一窺各國協調之趨勢與方向。

SubstantivePatentLawTreaty(10Session),Article11(4)(a)(Thescopeoftheclaimsshallbedeterminedbytheirwording.Thedescriptionandthedrawings,asamendedorcorrectedundertheapplicablelaw,andthegeneralknowledgeofapersonskilledintheartonthefilingdateshall[,inaccordancewiththeRegulations,]betakenintoaccountfortheinterpretationoftheclaims.) SubstantivePatentLawTreaty(10Session),Rule13(1)(a)(Thewordsusedintheclaimsshallbeinterpretedinaccordancewiththemeaningandscopewhichtheynormallyhaveintherelevantart,unlessthedescriptionprovidesaspecialmeaning.)(b)(Theclaimsshallnotbeinterpretedasbeingnecessarilyconfinedtotheirstrictliteralwording.)   作者： 顏吉承 現任： 經濟部智慧財產局專利高級審查官兼科長 學歷： 大同大學工業設計系學士 經歷： 智慧財產局專利審查官（1988～迄今） 智慧財產法院技術審查官&主任技術審查官（2008～2011） 裕隆汽車製造股份有限公司副工程師兼專案經理（1983～1988） 智慧財產培訓學院TIPA講師 著作： 專利侵權分析理論與實務－五南出版社 新專利法與審查實務－五南出版社 新型專利形式審查基準及技術報告－五南出版社 專利說明書撰寫實務－五南出版社 設計專利理論與實務－揚智出版社 設計專利權侵害與應用－揚智出版社   Facebook 按讚馬上加入北美智權報粉絲團