淺談設計專利物品「相同或近似」之判斷(陳怡如專利師) (2018 ...

我國設計專利在民事侵權訴訟時，需先判斷設計專利的物品是否「相同或近似」，以決定被控侵權對象是否落入設計專利的保護範圍之中。

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倘若物品係屬相同或近似的話，則進一步判斷外觀是否相同或近似；反之，若物品既不相同、也不近似，則被控侵權對象不會落入設計專利的範圍。

根據侵害鑑定要點，上述物品的「相同或近似」是以「普通消費者」的觀點來判斷。

然而，智慧財產法院在105年度民專訴字第62號判決之中，明確指出在鑑定設計專利與被控侵權對象的物品性的「相同或近似」時，廢棄侵害鑑定要點中所採之「普通消費者」觀點，改採「設計者觀點」。

本文所要探討的是，智慧財產法院上述判決改採「設計者觀點」的理由，以做為設計專利申請人在撰寫設計專利說明書及設計專利申請策略時之參考。

二、專利侵權判斷要點之物品的相同或近似判斷 根據專利侵權判斷要點，判斷被控侵權物是否有落入設計專利的範圍之內，在解析完系爭專利和被控侵權物的內容之後，則繼續比對物品的近似性以及外觀近似性。

倘若系爭專利與被控侵權物分屬用途，功能不近似的物品的話，則判斷被控侵權對象不落入系爭專利的範圍之中。

在侵害鑑定要點之中，上述判斷被控侵權對象與系爭專利是否相同或近似，無論是物品或外觀的近似性，其判斷主體均為「普通消費者」。

而所謂「普通消費者」的定義，根據專利侵權判斷要點，「其係合理熟悉系爭專利物品及其先前技藝（familiarwithsimilarpriorart）之人。

普通消費者，係一虛擬之人，對於系爭專利物品，其具有普通程度之知識及認識，而為合理熟悉該物品之人，經參酌該物品領域中之先前技藝，能合理判斷被控侵權對象與系爭專利之差異及二者是否為近似設計，但其並非專家或專業設計人員等熟悉該物品領域產銷情形之人」。

在實際上比對被控侵權對象與系爭專利是否近似時，應模擬普通消費者實際選購、使用商品的情況及商品的產銷狀況。

根據上開專利侵權判斷要點，判斷物品之近似性時，應以「普通消費者」的觀點，考慮商品在實際選購、使用以及產銷狀況。

三、105年度民專訴字第62號之「物品相同或近似」判斷原則 智慧財產法院在105年度民專訴字第62號判決之中，明確指出「外觀視覺訴求之相同或近似」的判斷仍是繼續維持以普通消費者觀點；但是在判斷設計專利之「物品相同或近似」之判斷時，則廢棄侵害鑑定要點中以「普通消費者」之觀點，改採「設計者觀點」來判斷物品是否相同或近似。

法院強調，改採「設計者觀點」的主要的原因是「但相同或近似設計在物品轉用上，如果對於此類外觀設計創作者而言，可以輕易為之，就應該將之列為權利保護範圍。

」將設計創作者在可轉用的物品納入權利的保護範圍之中，如此可以「有意識地擴大了設計專利權利範圍，即使普通消費者在實際選購時，可以完全區辨兩者物品的差異，使用情況也完全不同，以及產銷狀況也可明確區隔，但仍可因此類外觀設計創作可輕易轉用，而認為物品相同或近似。

例如：將汽車設計轉用於模型汽車。

」法院同時指出，改採如此觀點「比較能夠回饋反映設計研發資源的投入，符合設計產業的發展需求，並與國際上日趨重視工業設計保護，擴大強化設計保護範疇之發展趨勢相接軌。

」 而更由於這樣的見解，法院最終判決侵權成立，被告應負賠償之責。

可以想見，智慧財產法院的判決，意欲將設計專利的範圍擴大到使用設計創作者的設計概念，而將其轉用到其他物品的情況。

即使普通消費者可以輕易分辨出物品之間的差異，且使用情況及產銷狀況完全不同也是可能會落入設計專利的範圍內。

四、設計專利申請時指定物品之規定 事實上，設計專利在申請程序時，由於專利法對於單一性的要求，也必須判斷設計所施予物品的物品性。

根據專利法第129條第1項，「二個以上之物品，屬於同一類別，且習慣上以成組物品販賣或使用者，得以一設計提出申請。

」易言之，一設計必須僅揭露一外觀，且必須僅指定一項物品。

根據專利審查基準第四篇第四章：「一物品，指一個獨立的設計創作對象，為達特定用途而具備特定功能者。

」 若設計專利申請案不符合單一性的規定，申請人必須提出修正或分割，將申請案修正成僅指定一項物品。

審查基準明確規定：「審查一設計一申請時，除應審查說明書之設計名稱與圖式所揭露之申請專利之設計是否違反一物品或一外觀之規定外，尚應審查說明書之其他文字內容，是否包含與設計名稱不同之物品或與圖式不同之外觀說明，若違反一設計一申請致有申請專利之設計不明確的情形時，應視情況以審查意見通知函敘明理由通知申請人限期申請分割或修正說明書或圖式，或如可符合成組設計之規定者，亦得修正為成組設計。

屆期未申復、申請分割或修正者，應以違反一設計一申請之規定為理由，予以核駁。

」 惟審查基準並未明訂專利法所謂之指定一項物品，究竟是以「設計創作者」或是「普通消費者」的觀點來指定物品、或是判斷物品的用途及功能。

根據專利審查基準，在審查時若遇有說明書中指定二項以上之物品時，審查委員會要求申請人提出修正或分割。

根據筆者經驗，實際上在設計專利申請時，若申請人在設計專利說明書中將所申請的設計指定為應用於不相同、也不近似的物品時，舉例而言，設計名稱為「汽車」的設計專利說明書中加入「本設計也可以應用於汽車模型」的用途說明，通常會被智慧局的審查委員認為不明確或違反單一性規定而要求申請人提出修正或分割申請。

也就是說，申請人必須放棄「汽車模型」的範圍，或是另外以分割案保護設計施予「汽車模型」的態樣。

五、「物品相同或近似」的判斷差異 105年度民專訴字第62號判決改採外觀設計創作者的觀點來判斷物品是否相同或近似，則設計專利申請人可否於設計專利說明書以外觀設計創作者的觀點陳述物品用途的說明，藉此擴張設計專利的保護範圍？舉例而言，如上文所提出的，在設計專利說明書中加入「本設計也可以應用於汽車模型」的用途說明。

加入如此說明是否可以將設計專利的保護範圍擴張到同時及於「汽車」以及「汽車模型」二者。

從105年度民專訴字第62號判決來看，如此作法似乎是可行的，且符合該判決認為「畢竟物品設計創作是供普通消費者選購之實用產業」之精神。

如105年度民專訴字第62號判決理由所述，判斷物品的近似性改採「設計創作者」的觀點的確能夠提供更加完善的保護，並且更能有效地遏止第三人輕易地將設計創作者的創意轉用於其他功能或用途的物品。

進一步達到專利法「為鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展」之立法目的。

惟我國設計專利申請案的審查，採取了嚴格的「一物品一設計」的審查原則，即便設計所應用的物品可「輕易轉用」於二項以上的狀況，只要所應用的物品是用途及功能不相同或不近似的情況，智慧局也會要求設計專利申請人提出修正或分割申請，而將上述「輕易轉用」的應用型態排除於設計專利的保護範圍之外。

因此，智慧財產局對於設計專利所指定的物品所採取的嚴格審查，似乎是比智慧財產法院所採取之「設計創作者」的觀點更加嚴格。

因此，設計專利申請人若要保護「輕易轉用」的態樣，可能必須提出多件申請案，分別保護所有可能的「轉用」態樣。

六、結語 筆者認為，105年度民專訴字第62號判決改採外觀設計創作者的觀點來判斷物品的相同或近似，確實提供了設計專利更加強大的保護，也更能遏止設計創意被輕易轉用於其他物品的行為。

但我國設計專利申請時審查單一性所採取之嚴格標準與智慧財產法院的判斷標準在某些情況下似乎有所不同。

而造成行政機關所不准授予專利的範圍，申請人得以在民事侵權時加以擴張。

因此，是否智慧財產法院會繼續採取「設計創作者」的觀點來判斷設計專利所施予物品與被控侵權對象的相同或近似，以及設計專利權人能否在民事侵權階段以相同觀點擴張設計專利的保護範圍，仍需要後續進一步觀察。

參考文獻： 一、專利侵權判斷要點第二篇「設計專利侵權判斷」，2016年2月。

二、專利審查基準第四篇第四章「一設計一申請」，2016年版。

三、智慧財產法院105年度民專訴字第62號判決。

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