新型專利權人行使權利後專利被撤銷面臨的損害賠償要件

最高法院近日以107年度台上字第2360號民事判決針對新型專利權人於行使專利權時未提示 ... 提起專利侵權訴訟，但乙之專利權經甲提出舉發而被撤銷，乙對甲提起之專利侵權損. 智慧財產專業團體 聯絡聖島 English 日本語 關於聖島聖島簡介專業服務領域辦公處所獲獎訊息最新消息最新消息實務新知實務報導智財新知智財簡介統計分析專利統計商標統計法規連結智財法規相關連結認識智財權線上電子書線上電子書社會責任慈善活動服務社會 聯絡聖島English日本語 最新消息 最新消息 新型專利權人行使權利後專利被撤銷面臨的損害賠償要件 首頁/最新消息/最新消息 0 最高法院近日以107年度台上字第2360號民事判決針對新型專利權人於行使專利權時未提示技術報告可能產生之法效果闡釋其法律見解。

本件背景事實： 甲向法院起訴主張：乙在未取得新型專利技術報告前即透過電視、平面及網路媒體，指稱甲涉嫌抄襲其「某某服務APP」功能，擬提起訴訟(未指明侵害專利權)，嗣乙雖對甲提起專利侵權訴訟，但乙之專利權經甲提出舉發而被撤銷，乙對甲提起之專利侵權損害賠償訴訟亦經敗訴判決確定，甲稱乙對於前述未取得新型專利技術報告即行使專利權之行為應賠償其營收減少及商譽損失。

  事實審法院之意見： 一審及二審法院均判決駁回甲之訴，並針對乙未提示新型專利技術報告即行使其專利權部分，認定： (1)新型專利權人行使專利權是否侵害他人權利，應視其行使權利之具體方式定之，除非專利權人已取得對其不利之新型技術報告卻隱藏之，或依業界通常知識顯然明知其專利權具有撤銷事由存在，或行使新型專利權前未徵詢專業意見即恣意行使權等情形，可認其有不當行使專利權侵害他人權利之故意過失外，專利權人倘已盡相當之注意義務，確信其專利權之行使為正當者，尚難僅因未出具新型專利技術報告率認有侵權之故意或過失。

是以專利法第117條但書規定之「但其係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者，不在此限」，應解為係專利權人舉證證明自己無故意過失之例示而已。

若專利權人非基於新型專利技術報告，但有客觀事證證明已盡其他之必要注意義務時，仍不應課予其侵權行為責任，始為公允，方能與民法侵權行為之原則相符。

(2)本件之乙因訴訟前取得專利侵害鑑定報告，主觀上確信其係正當行使專利權，縱認其行使專利權時未取得新型專利技術報告，且該專利權事後遭撤銷，然專利是否為所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成而不具進步性，屬專業判斷，在無證據證明系爭專利依業界通常知識顯然明知有撤銷事由存在，實難苛責被上訴人對系爭專利權有如此高程度之注意義務。

況其已先徵詢專業意見，確認自己行使專利權並無不當，應認已舉證證明其盡相當之注意義務，無侵權之故意或過失，自不構成民法第184條第1項及專利法第117條之侵權行為。

  最高法院以107年度台上字第2360號民事判決廢棄前述判決，並於判決理由內闡明： 民國100年12月21日修正公布之專利法第117條規定：「新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使專利權所致他人之損害，應負賠償責任。

但其係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者，不在此限」，係將92年專利法第105條規定：「新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，對他人因行使新型專利權所致損害，應負賠償之責（第1項）。

前項情形，如係基於新型專利技術報告之內容或已盡相當注意而行使權利者，推定為無過失（第2項）」，予以修正。

稽諸第117條修正之立法理由，係為防範以形式審查即取得新型專利權之人，濫用或不當行使其權利，於該新型專利權遭撤銷時，應就他人所受損害負賠償責任，並加重其免責之舉證責任，即明定須證明自己係基於新型專利技術報告之內容，及已盡相當之注意，始得免責。

原審猶以92年專利法（舊法）第105條規定及大法官會議（89年5月19日）第507號解釋意旨，逕謂上開但書規定之免責必要要件，僅係已盡相當注意之例示，所持見解，不無可議。

  依最高法院上述見解，新型專利權人行使權利時提示技術報告為證明無濫用專利權利而免除賠償責任之必要條件。

因此，新型專利權人行使權利但專利被撤銷，如行使時未提示技術報告，恐難避免賠償風險。

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