解析近似設計申請衍生設計及單獨申請對設計專利權近似範圍之 ...

我國衍生設計制度，規定同一人有二個以上近似之設計，得申請設計專利及其衍生設計專利，擴大近似設計各自申請與衍生設計近似設計的保護範圍（如表1）。

  255期 2020年02月26日   北美智權官網 歷期電子報   電子報訂閱管理     解析近似設計申請衍生設計 及單獨申請對設計專利權近似範圍之影響 葉雪美╱北美智權報　專欄作家 聯合新式樣和衍生設計都是擴大設計保護範圍的制度，可是，如果申請人選擇不以聯合新式樣或衍生設計來保護同一設計概念發展之近似設計，而是將數個近似設計分別申請為單獨之設計專利，這兩種不同的申請方式核准公告後，其專利權範圍以及近似範圍的解讀與法律效果是否相同，還是截然不同？ 本文介紹一些近似設計不同申請態樣的案例，或是同一設計在各國提出不同申請態樣的案例，解析不同申請態樣的近似設計所取得的權利範圍及近似範圍。

※本文摘錄自[解析近似設計申請衍生設計及單獨申請對設計專利權近似範圍之影響] 通常，產業界在開發新產品時，在同一概念下發展出多個近似之設計，這些同一設計概念下或是日後改良之近似設計，應具有與原設計同等價值、享有同等的保護效果。

在這種概念下許多國家發展出近似設計的保護制度，美國的一申請多實施例（如圖1）及連續申請制度，日本的關連意匠制度，中國大陸的一案多設計申請制度，以及我國過去的聯合新式樣（如圖2）和現行的衍生設計專利制度，都是在擴大設計的保護範圍以及確認設計的近似範圍。

圖1：BMW在美國申請的多實施例前車燈設計專利 圖2：豐田公司在台灣申請的汽車頭燈的聯合新式樣 中國大陸的相似外觀設計之申請 1995年11月10日，飛利浦公司提交4個外觀設計專利申請案（如圖3），都獲准專利。

2002年，日峰剃鬚刀有限公司與日電電器有限公司提出8096外觀設計專利無效宣告請求，認為8096與8095、8090及8099外觀設計專利，在視覺效果上沒有明顯差別，屬於近似的外觀設計，不符合中國專利法第23條和中國專利法實施細則（簡稱實施細則）第13條第1款。

專利複審委員會指明，8096與8095、8090和8099外觀設計專利，係同樣的發明創造，飛利浦公司應在4項專利權中選擇一項。

飛利浦公司放棄8095與8090專利，因未能及時在8099與8096專利中擇一，而被宣告兩個外觀設計專利無效。

圖3：飛利浦公司的4項「乾式剃鬚刀」外觀設計專利 中國大陸第三次修正專利法，增加相似外觀設計的合案申請制度。

第31條第2款規定，同一產品兩項以上的相似外觀設計可作為一件申請提出，必要條件是（1）兩項或兩項以上外觀設計的產品應當是同一產品；（2）有相似外觀設計；（3）同一日申請。

「同一產品」是指屬於羅卡諾國際分類同一大類的同一項產品。

「相似外觀設計」是指經過整體觀察，其他的外觀設計和基本設計具有相同或者相似的設計特徵（如圖4），而這些設計之間的區別是屬於局部的細微變化，或是該類產品的慣常設計，或者僅色彩要素的變化（如圖5）等情形。

圖4：多重設計有限公司的自行車變化設計合案申請 圖5：包裝袋色彩和元素變化的多設計合案申請 多設計外觀設計專利近似範圍之解讀 實施細則第16條規定，一件外觀設計專利申請中的相似外觀設計不得超過10項；第28條第2款規定，對同一產品的多項相似外觀設計提出一件申請，應當在簡要說明中指定一項作為基本設計（如圖6）。

第35條第1款規定，應簡要說明該產品的其他設計與基本設計之間的相似。

例如，圖7的前車燈設計，申請人指定設計1是基本設計，設計2與設計1在車燈正面燈區的分割配置、遮光罩外觀修飾略有差異，設計3、設計4則是在燈區的分割配置和圖示標示出A、B的遮光罩外觀修飾差異比較大（如圖7）。

圖6：福特全球技術公司車輛尾燈的多設計合案申請 圖7：捷豹路虎公司在中國大陸的多設計合案申請 日本關連意匠制度與近似設計判斷 日本意匠法第9條規定，一項創作不應授予兩項或多項權利，但是一個設計概念經常會產生許多的設計變化，發展出例外保護的關連意匠制度（如圖8）。

又基於消除重疊權利之目的，在本意匠公告發布日期之前，將與本意匠同一申請人的變化設計作為關連意匠予以例外保護。

意匠法第10條（1）款規定，意匠登錄申請人，與從自己的意匠登錄申請或已登錄意匠中選擇一個作為「本意匠」（Principaldesign），與本意匠近似之設計得申請「關連意匠」（Relateddesign）（如圖9）。

關連意匠必須符合：（1）與本意匠為同一申請人；（2）須是與本意匠近似之設計；（3）申請是在該本意匠提出申請時或之後，到本意匠公報發行日之前。

圖8：東洋製罐公司的包裝用罐之設計 圖9：本田技研工業公司的汽車後車燈設計 意匠法第9條、第10條規定，可以註冊為關連意匠之設計必須與本意匠近似（如圖10）。

如果關連意匠與本意匠相同，則不能註冊為關連設計。

如果兩個意匠欲保護部分差異不大，且整體外觀和主要特徵差異不明顯，應屬近似之意匠，得註冊為關連意匠（如圖11）。

如果兩個意匠欲取得保護部份的範圍差異大，應分別取得登錄[1]。

一般而言，部分設計與整體設計的保護範圍不同（如圖12），不得申請為關連意匠。

圖10：日本豐田汽車公司的汽車前車燈設計 圖11：日本松下電工公司的身體鍛鍊機具之部分設計 圖12：日本松下電工公司的身體鍛鍊機具之設計 主意匠與關連意匠近似範圍之解讀 關連意匠與本意匠是否近似的判斷主體為消費者，意匠法第24條（2）款規定所稱的「消費者」包括經銷商在內，是根據商品的實際交易和分配情況的適當人士。

意匠之間是否近似的判斷方法[2]如下：（1）判斷兩個意匠之物品是否相同或近似。

（2）直接觀察比較兩者的外觀形態。

（3）列出兩者在形態上的共同點和差異點。

（4）分別評價形態上的共同點和差異點，是基於在先前意匠中是否公然知悉、或為普通常見來進行評價。

（5）決定兩個意匠的近似性。

以圖13為例，本意匠與關連意匠僅在車頭燈、前擋泥板及座椅後方支架等略有差異，該等差異為該類先前技藝常見的形態，不影響兩者為近似意匠之認定。

圖13：比雅久公司在日本申請註冊的摩托車關連意匠 美國的一案多實施申請與設計近似範圍之解讀 美國設計專利發展出同一設計概念下可專利性不可區分的多實施例可併案申請，實施例沒有數量限制。

美國專利法施行細則第1.153條規定，一設計專利申請案僅能有一個申請專利範圍（oneclaim）。

在InreRubinfield案[3]後，USPTO修改施行細則第1.153條及MPEP，如果是屬於同一設計概念（onedesignconception）下的數個實施例，或稍有差異的設計（如圖14），允許在單一申請案中揭露多個實施例。

圖14：浙江超亮電器公司的同一設計概念的燈泡設計 在同一申請案中，以圖式揭示兩個以上的實施例，必須基於同一設計概念（singledesignconcept），且可專利性無法區別（patentableindistinctdesign）。

例如，圖15之後車燈的部分設計，6個實施例的基本設計是相同的。

可是，如果多個實施例彼此的可專利性是可區別的（如圖16），或者不是由同一發明概念發展出來的實施例，必須分割申請。

圖15：福特環球技術公司的後車燈設計專利 圖16：同一設計概念略作修飾稍有差異之設計 比雅久公司在美國申請的摩托車設計專利 2013年8月14日，比雅久公司在美國提出3件關於摩托車的設計專利申請，29/464,198是車體的部分設計，圖式中前後擋泥板、輪胎、煞車器與長條座椅等都是以虛線揭露。

2014年10月，審查人員說明圖式中有多處不相符且不明確，而且圖1、2、3、4和5無法清楚地顯示摩托車車體的正確外觀和3D表面配置，又缺少陰影和適當的揭露。

2015年1月，申請人將圖式中不符之處予以修正且增加適當的陰影線。

2015年5月核准公告（如圖17）。

圖17：比雅久公司的29/464,198申請案公告的圖式 另外兩個（如圖18）是關於摩托車整體設計的申請，2014年9月11日，審查人員說明：（1）圖式中有多處不相符且不明確，無法清楚地顯示正確外觀和3D表面配置，又缺少陰影和適當的揭露，無法理解其正確的弧曲線形狀。

（2）29/464188與29/464196僅在車頭燈、前擋泥板及座椅後方支架等略有差異，這些差異不會使得兩者的可專利性可以區分，兩者為近似之設計，屬於顯而易見型重複申請。

申請人修正圖式且同時請求期末拋棄（Terminaldisclaimer），不小心在細微之處增加了新事項（Newmatter）（如圖19）被最終核駁。

兩案分別於2015年5月及7月核准公告（如圖20）。

圖18：比雅久公司的29/464,198申請案公告的圖式 圖19：審查人員以圖解方式告知申請人圖式中的新事項 圖20：比雅久公司摩托車設計專利核准公告之圖式 台灣的衍生設計制度與設計近似範圍之解讀 我國衍生設計制度，規定同一人有二個以上近似之設計，得申請設計專利及其衍生設計專利，擴大近似設計各自申請與衍生設計近似設計的保護範圍（如表1）。

專利法第127條第1項規定之衍生設計專利，係指同一人就二個以上近似之設計，得申請設計專利及其衍生設計專利。

第4項明定衍生設計必須與原設計近似（如圖21）。

第128條第1、2及3項為設計專利先申請原則，相同或近似之設計有二以上之專利申請案時，僅得就最先申請者，准予設計專利。

另在第4項明定衍生設計與其原設計間、或同一原設計下之各衍生設計間，不受先申請原則限制。

表1：近似設計申請衍生設計和單獨申請的近似範圍解讀 圖21：本田技研工業公司的前車燈衍生設計 原設計與衍生設計專利權的近似範圍 104年8月，豐田汽車公司提出兩個汽車用前保險桿的設計專利申請，擇一為原設計，另一為衍生設計（如圖22左側），兩者之差異在於水箱護罩內部的格柵形狀，不響影整體視覺效果，故衍生設計為原設計之近似設計。

圖22：豐田公司申請前保險桿的原設計與衍生設計專利 106年3月，波特行動公司提出一摩托車設計專利之申請，107年10月申請另一摩托車設計為衍生設計，原設計與衍生設計在基本型態與造型構成相近似（如圖23），在車體部分顏色的深淺配置、輪胎、後擋泥板車頭燈及尾燈形狀，長條型座椅及後方支架等略有差異，不影響整體設計之視覺效果，兩者為近似之設計。

圖23：波特行動公司的摩托車的原設計與衍生設計專利 107年4月，皮埃設計公司在台灣提出3個杯子的設計專利申請，原設計為內外兩層的透明杯體（如圖24左側）。

衍生設計1及2乃承襲原設計外型的創作特徵，僅在外層杯身與內層杯體的比例較原設計略長一些。

圖24：瑞士商皮埃設計公司申請杯子的衍生設計 專利權近似範圍解讀的重點在於原設計與衍生設計之間的共同點，這些共同點是新穎的、獨特的或未見於先前技藝中，對於整體設計視覺效果的相對影響相當大。

在侵權判斷中，如果被告侵權物品與原設計或衍生設計之間的差異點在該類產品或先前技藝中為常見的形態，對於整體設計相對的影響比較小，則會認定兩者為近似之設計。

近似設計各自單獨申請設計專利權的近似範圍 修正前專利法第109條第2項規定，聯合新式樣，指同一人因襲其原新式樣之創作且構成近似者。

第110條第5項規定，同一人以近似之新式樣申請專利時，應申請為聯合新式樣專利，不受第一項及前項規定之限制。

第118條第1項規定，相同或近似之新式樣有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者，准予新式樣專利。

第2項後段規定，其申請人為同一人時，應通知申請人限期擇一申請；屆期未擇一申請者，均不予新式樣專利。

97年8月，戴姆勒公司提出第97304538號及第97304539號的設計專利申請，經審查核准公告（如圖25）[4]。

這兩個設計的基本形態相同，差異點僅在中央橫條狀遮光罩部分，一設計是透明的，另一則是半透明的。

申請人認為兩者為不近似之設計，各自單獨申請，這種方式縮減專利權的近似範圍。

值得注意的是，如果這兩件專利將來有侵權訴訟要判斷被告侵權產品是否與系爭專利近似，重點是被告產品與系爭專利的差異點是否大於或等於上述差異點，如果是大於或等於則不構成近似設計，也不會構成侵權。

圖25：戴姆勒公司申請的兩個車輛尾燈之設計專利 107年7月，福特環球公司提出第107303909號（如圖26）及第107303912號的設計專利申請案（如圖27），都主張美國29/632,605申請案的優先權[5]，每一案都包含3個設計，不符一設計一申請之規定，審查人員要求分割。

申請人將2案分割出4個各自單獨的申請。

然而，這6個設計之間都不是近似設計的主張，限縮這些設計的近似範圍。

這6個設計的基本設計相同，差異點是燈區的分割配置及表面上的凹凸配置。

值得注意的是，將來這6個設計專利侵權訴訟的近似判斷重點，不是在於被告侵權物品是否具有前述的基本設計和共同點，而是在於被告侵權物品與系爭專利的差異點是否大於或等於這6個設計之間最小或最少的差異點，根據專利權人在申請時的不近似主張，如果是大於或等於則不會構成近似之設計，也不會構成設計專利之侵權。

圖26：第107303909號申請案包含的3個後車燈設計 圖27：第107303912號申請案包含的3個後車燈設計 2013年8月，比雅久公司申請2件摩托車的設計專利，各自單獨申請，經核准後公告（如圖28）。

兩個設計在基本形態和設計特徵相同，差異點是在車頭燈、前擋泥板及座椅後方支架。

該等差異為該類先前技藝常見形態，申請人卻認為並非近似之設計。

圖28：比雅久公司在台灣核准公告的摩托車設計專利 圖29：第三人的摩托車與第158,957專利之差異點比對圖 假想第三人生產的摩托車形狀如圖29左側，如果比雅久公司以侵害第158,957號設計專利權（簡稱系爭專利）為由提起侵權訴訟，如果法院只有解讀系爭專利的專利權，直接比對第三人的產品與系爭專利圖式，差異點僅有車頭燈、前擋泥板及座椅後方支架等（如圖28），然該等差異為先前技藝常見形態，對於整體設計之視覺效果影響不大，通常法院會認定兩者為近似設計。

如果法院依被告請求，將同一申請人同時申請的第158,958號專利權納入一起解讀，會得知申請人在申請時主張兩個設計不近似，未選擇以原設計和其衍生設計提出專利申請，這種不近似設計的主張會大大限制系爭專利權的近似範圍，只要被告產品與系爭專利的差異點大於或是等於系爭專利與第158,958號專利的差異點，就不是近似之設計，不會侵害系爭專利的專利權。

再者，專利法第141條規定得舉發之條款包含第128條第1-3項，如果專利權人主張系爭專利與第158,958號專利近似，依據專利法第128條的1項前段，「相同或近似之設計有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者，准予設計專利」以及第2項後段，「其申請人為同一人時，應通知申請人限期擇一申請；屆期未擇一申請者，均不予設計專利」，造成兩專利都無效。

結論 原設計與其衍生設計的保護範圍較寬廣 申請人有兩個或兩個以上的近似設計要申請設計專利時，要仔細考量如何申請才能得到最大的保護範圍。

在美國可以一案多實施例的方式提出申請；在中國大陸則可以一案多設計的方式提出申請，不能超過10個設計；在日本應擇一為本意匠，其他的近似設計以關連意匠提出申請；在台灣也應擇一為原設計，其他近似設計申請為衍生設計。

以上述的申請方式所取得的設計權或專利權比較周延。

近似設計的單獨申請會限縮設計專利的近似範圍 如果申請人將兩個或兩個以上的近似設計各自單獨設計提出申請，通常審查人員會依專利法第128條第1項的先申請原則予以核駁。

然而，申請人選擇較狹窄的專利範圍而提出各自單獨申請，表示申請人主張這些設計之間不是近似設計。

這些設計專利將來在侵權訴訟中，被告應該要先了解該設計專利是否有相關的衍生設計，或是同時申請其他單獨申請的相關近似設計。

如果有相關的衍生設計，原設計和衍生設計之間的共同點會是近似設計判斷的重點；如果不是衍生設計，應該先解讀這些設計之間的共同點和相異點，因為專利權人在申請時主張這些設計不近似，限縮了該專利權的近似範圍。

  備註： 有關日本的關連意匠部分的內容是參考JPO的「ExaminationGuidelinesforDesign」的「PartIIRequirementsforDesignRegistration」以及「PartVIIIndividualApplicationsforDesignRegistration」中的「ChapterIIIRelatedDesign」。

日本意匠審查基準第七部分第三章「關連意匠」第73.1.1.2小節中說明，（1）關於確定兩個或多個整體設計之間的近似性，請參考意匠審查基準第六部分「在先申請」第61.1.4小節；（2）關於確定部分意匠和部分意匠之間的近似性，請參考意匠審查基準第七部分第1章第71.9.1小節；（3）關於確定整體意匠與部分意匠之間的近似性，請同一章第71.9.2小節。

參見InreRubinfield,270F.2d391,123USPQ210（CCPA1959）。

第97304538號申請案的核准公告號是D137,242以及第97304539號申請案的核准公告號是D137,243。

福特環球科技公司在美國的29/632,605申請案的6個實施例都是部分設計。

  【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。

】   作者： 葉雪美（SherryH.M.Yeh） 學歷： 世新大學法律研究所法學碩士 國立成功大學工業設計系學士 經歷： 科技部研發成果管理審查會委員 經濟部智慧財產局專利一組簡任專利高級審查官 中央標準局新式樣專利主任審查員（75-76） 中央標準局專利審查委員（80-89） 台灣科技大學專利所兼任助理教授 著作： 《美國設計專利侵害認定相關問題研究－兼論我國新式樣專利侵害認定問題》，2004。

《設計專利申請實務－台灣及美國專利申請策略》，元照出版公司，2008。

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