北美智權報第277期：明確、充分揭露與可據以實現

但當核駁理由是專利法第26條第1項的時候，就不太有修正的空間了，輕則審查人員誤會一場，從業人員提供說明與佐證即可令審查人員明瞭；重則因為說明書 ...   277期 2021年01月20日   北美智權官網 歷期智權報   訂閱北美智權報     明確、充分揭露與可據以實現 喻韜／北美智權　專利工程研究員 我國專利審查人員與從業人員的日常工作與進步性(專利法第22條第2項)相關居多，新穎性(第22條第1項)次之；不論是新穎性還是進步性層面、也不論是核駁還是答辯行為，都可說是以論證、說服為中心展開。

但當核駁理由是專利法第26條第1項的時候，就不太有修正的空間了，輕則審查人員誤會一場，從業人員提供說明與佐證即可令審查人員明瞭；重則因為說明書本身存在先天缺陷而回天乏術。

專利法第26條第1項 法條文字很簡單：說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現。

白話似乎是：說明書要寫得明明白白，讓同行能看懂，還要能讓同行可以看著說明書而完成一模一樣的成品。

然而，利用直觀來解釋法條，從來就是一個傲慢的行為，不然全台灣法律系難道都在混四年嗎？不如收掉，改把經費及課程時間挹注到全國各國、高中的中文課程，完成國民教育者即為法律人，豈不美哉！ 單就法律文義解釋，可以解析出該條文規定之撰寫說明書的三大關鍵：明確、充分揭露、據以實現，明確與充分揭露之義涵則由專利法施行細則[1]及審查基準中進一步定義。

明確是指「應記載所欲解決之問題、解決問題之技術手段及以該技術手段解決問題而產生之功效」[2]，且三者之間應有相對應的關係，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解申請專利之發明[3]，另外，「說明書、申請專利範圍及摘要中之技術用語及符號應一致」[4]，具體而言，應使用發明所屬技術領域中之技術用語，用語應清楚、易懂，以界定其真正涵義，不得模糊不清或模稜兩可[5]。

由此可見明確這部分較偏向於形式上的要件，要說明書明確並不困難，細心即可。

充分揭露是指的說明書應包含下列事項及內容[6]：(1)瞭解申請專利之發明所需的內容(例如應記載發明所屬之技術領域及先前技術等，有圖式者，尚應包括圖式簡單說明)；(2)判斷申請專利之發明是否具備專利要件所需的內容(例如應記載發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效)[7]；(3)實施申請專利之發明所需的內容(例如應記載一個以上之實施方式，必要時得以實施例說明)；(4)該發明所屬技術領域中具有通常知識者，從先前技術無法直接且無歧異得知有關申請專利之發明的內容者，均應記載於說明書中。

不同於明確的要求，充分揭露已經包含了相當的實質要件，即為，使所屬技術領域中具有通常知識者能夠瞭解、判斷，並按圖索驥、照本宣科。

由此觀之，說明書之所以可以被據以實現，乃基於說明書之記載內容明確並充分揭露，換言之，明確、充分揭露較像是可據以實現的判斷門檻[8]，達成可據以實現方符合專利法第26條第1項(如圖1所示)。

而說明書充分揭露的訣竅在於盡最大可能地排除主觀意識，因為主觀意識會令發明人疏漏其自以為沒有必要記載的技術特徵，導致說明書的記載內容無法據以實現。

圖1.專利法第26條第1項之判斷架構 製圖：喻韜 案例：智慧財產法院109年行專訴字第20號判決[9] 此案涉及「氣墊床之壓力感測裝置」新型專利(如圖2所示)之舉發，專利權人為原告、智慧局為被告、舉發人為參加人。

除請求項進步性之爭議外，還涉及請求項對應之說明書內容是否符合專利法第120條準用第26條第1項之規定。

圖2.氣墊床之壓力感測裝置之代表圖 原圖出處：TIPO；後製：喻韜 該新型說明書內容相當精簡，重點僅在於實施方式的倒數第2及3段，其倒數第2段(第1實施方式)重點大致如下： (1)當氣墊床4有所承重時，氣壓泵12先同時對第一管體31與第二管體32充氣至基本之最低壓力，而後停止對第二管體32充氣； (2)由於氣墊床4之承重，第一管體31之壓力呈現緩慢增加[10]； (3)而壓力感測單元2將於停止對第二管體32充氣一段時間後，開始偵測第一管體31之壓力，且依據第二管體32停止充氣前、後之氣壓，偵測出第一管體31之變化狀態，使壓力感測單元2可偵測第一管體31與第二管體32間之壓力差，進而正確判定氣墊床4所承載之重量。

而其第2實施方式與第1實施方式大致相同，惟上述(1)中之「停止對第二管體32充氣」改為「釋放第二管體32之氣體」。

然而，此即為原告敗訴的主要因素，如圖3所示，法院認為「綜上所述」前後連接者應為同一實施例，說明書就同一實施方式卻記載不同之操作方式以取得壓力差作為測量依據，系爭專利說明書內容顯然有前後敘述不同、相有矛盾之處，難認已具體明確且充分揭露。

況且，說明書內容所載有解決問題之技術手段，但無論是「釋放」氣體或「停止」充氣之實施方式均不明確而未充分揭露，所屬技術領域中具有通常知識者，無法瞭解其內容，並可據以實現。

最後，法院認為智慧局以該案說明書違反專利法第120條準用第26條第1項規定的部分，與法院所持理由雖略有不同，但結論並無二致。

是否不具進步性之部分既已不影響本件判決之結果，即無審究之必要，至此以維持訴願結果，即舉發成立撤銷該專利，而告一段落。

圖3.氣墊床之壓力感測裝置之實施方式之截圖 圖片來源：TIPO 評析 該案審理期間，原告基於其他先前技術主張依說明書之內容，所屬技術領域中具有通常知識者於參酌說明書內容後，當然不會將第一與第二管體設計為與氣墊床相互連通，使第一與第二管體及氣墊床於穩態時壓力均同，造成第一與第二管體無壓力差之情形。

而法院採信其主張，認定第一與第二管體應屬獨立且未相連通之元件，僅分別各自與氣墊床內之氣囊連通(第一與第二管體各自連通不相通的氣室)，而且指摘被告(智慧局)未參酌說明書及圖式之內容，遽認系「氣墊床」應屬單一氣室，而認第一與第二管體可透過氣墊床相連通，穩態時壓力因與氣墊床連通應該相同，即有違誤。

然而筆者認為，就說明書本身而言，此處出現最明顯的問題在於「該氣墊床4係與第一管體31及第二管體32連通」(實施方式第5段原文摘錄)這段記載，依此元件配置方式將導致，在(1)時雖然停止對第二管體32充氣，但在(2)時第一管體31之壓力呈現緩慢增加將直接導致第二管體32之壓力呈現同樣的增加趨勢；再者，在(3)中，「偵測第一管體31之壓力」將會得到一較高壓力(以下略稱為壓力A)，「依據第二管體32停止充氣前、後之氣壓，偵測出第一管體31之變化狀態」，第二管體32停止充氣前之氣壓即(1)中所謂之最低壓力(以下略稱為壓力B)，第二管體32停止充氣後之氣壓最終將會是壓力A(因為第一管體31、第二管體32透過氣墊床4而相互連通)，而此時「壓力感測單元2可偵測第一管體31與第二管體32間之壓力差」將會是0、沒有壓力差(都是壓力A)。

換言之，按照說明書的記載去構築、操作該技術方案，將無法得到所謂的氣壓差，造成無法據以實現。

此亦類同於智慧局於訴訟中之主張。

結論 讓我們回到圖1，如果「該氣墊床4係與第一管體31及第二管體32連通」這個記載是明確的，而且是充分揭露的，如同上述，終將導致該案說明書無法據以實現，即依照圖1中Yes1–Yes2–No3的路徑而不符第26條第1項。

但如果前提是必須基於其他先前技術，去認定一個依靠製造壓力差，以進行測量的技術方案當然不會將第一與第二管體設計為與氣墊床相互連通，而是分別各自與氣墊床內之(不相通的、不同的)氣囊連通，那麼「該氣墊床4係與第一管體31及第二管體32連通」這個本身記載就是不明確的，因為所述的前提基本上可說是與說明書記載內容互斥的，那麼就會造成該案說明書依照圖1中No1的路徑而不符第26條第1項。

換言之，若依照原告(申請人)的主張(法院肯認該主張…)，原告的說明書在判斷是否明確時就該出局了！ 再退步言之，如果「該氣墊床4係與第一管體31及第二管體32連通」這個記載是明確的，但實際實施時卻必須心口不一地將第一與第二管體設計、實現為「獨立且未相連通之元件，僅分別各自與氣墊床內之氣囊連通」，則顯然未充分揭露，應循圖一中Yes1–No2的路徑而不符第26條第1項。

圖1.專利法第26條第1項之判斷架構   備註： 專利法第26條第4項。

專利法施行細則第17條第1項第4款。

專利審查基準第2篇第1章1.3.1節。

專利法施行細則第22條第1項。

同註3。

同註3。

此與明確之要件有部分重疊。

少數狀況下，仍有可能說明書明確且充分揭露，但不可據以實現，例如專利審查基準第2篇第3章中所舉之為避免因空氣污染日益增加之紫外線，以可吸收紫外線之塑膠膜包覆整個地球的例子(此與產業利用性亦有關聯)，究其原因，在於其明確且充分揭露的內容過於理想化，或者說科幻。

https://law.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=IPCA,109,%E8%A1%8C%E5%B0%88%E8%A8%B4,20,20201104,3 此處應還有「氣壓泵12並未停止對第一管體31充氣」之因素，否則第一管體31之壓力不會呈現「緩慢增加」，但說明書並無相關記載。

  作者： 喻韜 現任： 北美智權專利工程部專利工程研究組研究員 經歷： 台灣知名法律事務所專利工程師 學歷： 東吳法碩乙法律專業組碩士 台科大專利所碩士、清華大學生資所碩士 北科大電子系學士、東華大學生科系學士 專長： 專利申請(佈局、撰稿、答辯)； 歐盟、美國、中國、台灣專利法規及相關判例研究； 台灣專利舉發及訴訟   Facebook 在北美智權報粉絲團上追踪我們        感謝您閱讀「北美智權報」，歡迎分享智權報連結。

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