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法條中所謂之前條應是指第8條（即關於非職務上之創作之專利申請權及專利權歸屬），則依最高法院之上開意旨，是否表示：非職務上創作係利用雇用人之資源或經驗者，得由雙方 ... 智財情報 出版品(專利) 出版品(雙週專利電子報) 出版品(商標) 出版品(著作/法律/訴訟) 出版品(專刊/叢書) 案例(專利) 案例(商標) 案例(著作/法律/訴訟) 案例(其他) 首頁»智財情報»出版品(著作/法律/訴訟) 出版品(著作/法律/訴訟) 非職務上發明之權利歸屬與契約約定之效力－智慧財產法院101年民專訴字第37號、102年民專上字第20號、最高法院103年台上字第1479號及智慧財產法院103年民專上更(一)字第7號民事判決評析(洪鶯娟法律所)(2019/10) 壹、探討之緣起 按民國107年7月6日立法院三讀通過之公司法第九十九條之一規定：「股東之出資除現金外，得以對公司所有之貨幣債權、公司事業所需之財產或技術抵充之。

」其立法理由係謂：此一規定雖屬新增，惟在修法之前之登記實務上，有限公司股東出資之種類，即已允許以公司事業所需之財產或技術抵充之，為符合實際，故予以明定。

以作者本身之經驗來說，確實早在修法之前，就曾幫客戶草擬過不少以技術（或專利）入股或共同設立公司之契約。

而上司法院網站查詢有關「職務上發明」之法院案例時，發現有不少案例是：擁有技術或專利之人就其技術或專利與某公司（或其股東）簽署合作契約或相關協議，並加入該公司擔任經理人甚至入股，或共同成立公司而擔任董事長或總經理，而日後就其發明是否屬於職務上發明，與公司產生爭訟。

由於該等技術者或專利權人所擔任之職務往往屬於非單純專業技術層面之管理職（例如：總經理），以致在判斷其任職後所產生之系爭專利究竟是職務上發明或非職務上發明時（在雙方有僱傭關係之前提下），有相當之難度，再加上雙方最初所簽署之合作契約或協議（涉及系爭專利之權利歸屬），倘若約定之文意不明，將使情況更形複雜，判斷難上加難。

為此，作者乃起意以搜尋到的相關案例中最有代表性、最值得討論的案例為文探討評析。

貳、案件歷程簡介 本文擬探討評析之案例為台灣綠牆開發股份有限公司對馬克旦所提起之專利權移轉登記訴訟。

原告於一審（智慧財產法院101年民專訴字第37號）及二審（智慧財產法院102年民專上字第20號）均敗訴，直到上訴三審（最高法院103年台上字第1479號）才反敗為勝，經最高法院發回更審，而由發回後之智慧財產法院二審（103年民專上更(一)字第7號）判決勝訴確定。

需特別說明的是，原告於一審起訴時，訴訟標的為「請求專利權移轉登記」，上訴二審時，則縮減為「確認專利權共有」。

又，原告起訴時請求移轉之標的包括台灣新型第M417768號專利及以該台灣專利之創作內容申請取得之中國大陸實用新型專利（以下合稱系爭專利），為集中探討之焦點，對於判決中關於中國大陸專利之法令依據及論述部分，本文將省略不提。

參、案件事實 原告主張：原告係以植裁立體化形成綠色牆面為主要營業項目之環境景觀工程設計、施作公司。

公司成立之緣起，係因被告以其所有之第M367678號專利與方智公司簽訂合作開發案，方智公司之股東與被告共同成立原告公司；被告將其上開專利授權原告使用，並簽有協議書及專利授權書（下稱系爭協議書或系爭專利授權書）。

被告擔任原告公司總經理期間，並非僅負責管理職務，尚包括客戶開發、產品之開發等。

系爭專利（即台灣新型第M417768號專利及大陸實用新型專利）係被告於任職原告公司總經理期間就其職務上所完成，卻私自申請取得系爭專利權。

系爭專利依專利法第7條第1項規定係屬於職務上完成之新型專利，應歸屬於原告；縱非職務上創作，因被告係接受原告董事長提供立體綠化產品改善方向及在上海世博所拍攝之照片、利用原告公司之繪圖工程師繪製完成該專利圖示，且上開專利模型之完成、模具之開模、專利之申請等費用均由原告負擔，系爭專利亦係被告利用原告之資源所完成，依系爭專利授權書第4條約定（即：被告如使用原告資源進行研發，研發成果由雙方共享之），被告亦應將系爭專利權利之二分之一移轉登記予原告。

被告抗辯：(一)系爭專利為被告獨立創作，研發過程並未使用原告資源：1、被告並未就從事參與或執行與原告公司之產品開發、生產研發等工作另為契約約定，總經理職務內容不包含研發工作，其所為之研發創作，並非履行其工作契約上之義務，即非職務上之發明。

2、被告任職原告公司前，即已獨立研發立體綠化相關產品，且已申請多項新型專利獲准。

原告公司所謂專利說明書之繪製屬單純之繪圖，並非研發創作過程；而製作模型及生產模具，屬生產製造流程之一部分，與專利之研發創作毫無關係，故被告研發創作系爭專利之過程並未使用原告公司之資源。

(二)系爭專利之申請及核准，皆在原告公司現任董事長任內，原告自始知悉且同意系爭專利之專利申請權人及專利權人為被告，更代為繳納系爭專利1至3年之年費，則系爭專利之專利權人當屬被告無誤。

縱使系爭專利為被告職務上發明或有使用原告公司資源，原告自系爭專利申請時即知悉且承認系爭專利之專利申請權及專利權歸屬於被告，故原告請求被告轉讓專利權予原告當屬無據。

肆、判決理由 一審判決駁回原告之訴，理由略為：按專利法第7條第1、2項之規定，在受雇人與雇用人就其職務發明專利申請權及專利權歸屬有所約定時，應優先從其約定，若未約定，方適用上開法文定其歸屬。

而兩造專利授權書第4條約定所謂『研發成果由雙方共享』，係指由兩造共享專利申請權及專利權，或透過授權之方式安排，並不明確，原告亦未舉證證明上開『研發成果由雙方共享』之真意係指由兩造共享專利申請權及專利權，但顯然兩造已約定非由原告獨有專利申請權及專利權。

再查，。

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衡諸原告公司之規模不大、系爭專利之申請費、領證及年費均由原告繳納、連原告公司員工亦知悉系爭專利核准之事、原告有請他人製作模型及生產模具而實施專利等情狀。

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應認兩造實有系爭專利以被告為專利權人之合意。

二審判決駁回原告之上訴，主要是認定：一、系爭合作協議書、系爭協議書及系爭專利授權書雖均為真正，然系爭專利為被上訴人之非職務上創作，其專利申請權與專利權屬於被上訴人（其理由是：員工及股東之證詞無法證明系爭專利為職務上之創作）；二、系爭專利無授權關係或共有關係（其理由是：系爭協議書及系爭專利授權書均未記載其授權標的為系爭專利，上訴人亦未舉證證明系爭專利為授權書所指專利之衍生專利，或後者為前者之基礎專利；而研發成果共享，是否為系爭專利權之授與，有疑義，更遑論所謂共有系爭專利權之合意；況上訴人均同意被上訴人單獨申請系爭專利與取得系爭專利權(按：此係採信被上訴人之主張、認同原審之認定)，益徵系爭專利並非系爭協議書及系爭專利授權書之標的）。

最高法院103年台上字第1479號判決發回更審，其判決意旨略為：查系爭協議書之附件即系爭專利權授權書第四條載明：倘甲方（被上訴人）使用乙方（上訴人）資源進行研發，研發成果由雙方共享等旨，而該協議書之前言亦載：就乙方授權甲方使用，甲方在乙方專利獲准前提下，協議如下等文字，似難謂兩造對研發成果將取得專利權無所預見，原審逕認該約定研發成果共享之文句並非有系爭專利權共有之合意，其解釋契約有違常情，已有可議。

次按專利申請權及專利權之原始取得，本非不得由發明人、新型創作人或設計人與他人為約定，契約倘未有無效之事由如專利法第九條規定者，當事人自應受其拘束。

查系爭協議書及專利授權書為兩造合法有效成立之契約，為原審所確定，而該專利授權書第四條既就甲方使用乙方資源進行研發之成果為約定，且上訴人主張系爭專利係利用其公司資源所完成一情，由原審認定。

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（按：以下為上訴人主張及證人陳述之事實與證詞）等語，倘亦可採，則上訴人本於上揭約定，請求確認系爭專利為兩造共有，是否全屬無據，即非無研求餘地。

智慧財產法院103年民專上更(一)字第7號判決確認系爭專利為兩造共有，其所為之判斷包括：(一)上訴人有提起本件確認之訴之確認利益存在；(二)系爭專利授權書已成立生效；(三)系爭專利授權書第4條之效力並未因系爭協議書於101年11月17日終止而受影響；(四)系爭專利權應為兩造所共有。

其中與一、二審之認定最主要的不同在於：其認定兩造對於系爭協議書及專利授權書中有關被上訴人將M367678號專利權授權與上訴人、專利權利金應如何分配、若使用上訴人資源研發成果應共享等契約必要之點，均已達成合致，以及上訴人與證人之主張或陳述之事實，均符合兩造所定「使用上訴人資源進行研發」之要件；而判決結果，可謂是依循上開最高法院之判決意旨。

伍、評析意見 原告於一審原請求專利權移轉登記，於二審改為請求確認專利共有，可說是最終勝訴的關鍵之一；因為一審於得心證之理由中即已明白表示：雖研發成果共享之真意不明，但顯然非約定由原告獨有專利申請權及專利權；是故若其作堅持主張權利為其獨有，恐無翻案之可能。

勝訴的另一大關鍵當然在於：最高法院及更審法院對於專利授權書第4條約定之真意為不同於一、二審之解讀與認定。

本文作者以為，一、二、三審法院之心證自有其依據，無作者置喙之餘地，惟令作者不解而認為有提出加以探討之必要者，主要在於法院進行判斷之順序、判斷（決）時所根據之法條或判決中所示之法律見解，茲分別析述如下： 關於雇用人與受雇人間就受雇人所完成之創作事先約定其專利申請權及專利權歸屬，若是該創作屬於職務上之創作，固然是依專利法第7條第1項但書規定「契約另有約定者，從其約定」，惟若該創作屬於非職務上之創作，依專利法第8條第1項，其專利申請權及專利權係屬於受雇人；第8條雖亦有但書規定，但並非如同前揭第7條第1項但書所規定之「契約另有約定者，從其約定」，而是「其發明、新型或設計係利用雇用人資源或經驗者，雇用人得於支付合理報酬後，於該事業實施其發明、新型或設計」。

爰依此來評析上揭四個判決之理由： １、一審未先明確認定系爭專利屬於職務上之創作，即率爾依第7條第1項但書審酌兩造間之契約約定，恐有欠缺理由之處；而倘若其未揭露之心證係認為系爭專利屬於非職務上之創作，則為何逕行審酌當事人間之約定？並未見其說明，況且判決理由中亦未明白認定被告有無使用原告之資源，恐均有理由欠缺之問題。

２、二審先判斷當事人間之契約是否真正，後判斷系爭專利是否職務上之創作，在作者看來，其判斷順序似有顛倒；蓋倘若系爭專利屬非職務上之創作，又無使用上訴人之資源，則依上開第8條第1項之規定，其專利申請權及專利權應屬於被上訴人，亦不符合系爭專利授權書第4條約定之先決條件，根本無需審酌系爭專利授權書，從而系爭專利授權書之真偽如何，即無探討之必要。

３、由於更審法院是參照三審（最高法院）之意旨而為判決，因此一併析述如下：三審及更審法院均未就系爭專利是否職務上之創作表明心證，而是直接依系爭專利授權書第4條約定及依專利法第9條之規定，而謂「有關專利申請權及專利權之原始取得，本非不得由發明人、新型創作人或設計人與他人為約定，契約倘未有無效之事由如專利法第9條規定者，當事人自應受其拘束。

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系爭專利授權書為兩造合法有效成立之契約。

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該約定既就利用上訴人資源進行研發時專利權應如何歸屬有所約定，且並非約定使受雇人不得享受其非職務上之發明、新型或新式樣之權益，自無我國專利法第9條之無效事由，。

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揆諸上開說明，兩造自應受上開約定之拘束」。

按，專利法第9條係規定：「前條雇用人與受雇人間所訂契約，使受雇人不得享受其發明、新型或設計之權益者，無效。

」法條中所謂之前條應是指第8條（即關於非職務上之創作之專利申請權及專利權歸屬），則依最高法院之上開意旨，是否表示：非職務上創作係利用雇用人之資源或經驗者，得由雙方約定該等創作之權利歸屬（只要不是約定使受雇人不得享受其創作即可）？若是如此，與專利法第8條第1項但書之規定難道沒有矛盾或牴觸？ 倘若更審法院心證認為其屬於職務上之發明，則依專利法第7條第1項但書，依兩造間之約定而判決為共有，其判決結果尚無可議之處；有問題的是，其判決理由係謂「該約定既就利用上訴人資源進行研發時專利權應如何歸屬有所約定，且並非約定使受雇人不得享受其非職務上之發明、新型或新式樣之權益，自無我國專利法第9條之無效事由，。

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揆諸上開說明，兩造自應受上開約定之拘束」，似乎透露出“系爭專利屬於非職務上之發明”之心證，若果如此，依專利法第8條第1項規定，系爭專利之權利應屬於受雇人，而雇用人充其量僅得實施其專利，則判決理由恐與判決結果有所矛盾。

倘若法院心證係認為系爭專利屬非職務上之創作，依專利法第8條第1項之規定，並無雇用人得與受雇人約定共有之規定；而判決適用第9條之規定，似乎有針對第8條第1項之侷限予以解套之意。

然則此一見解，是否等同默認：雇用人得與受雇人就其使用雇用人之資源所產生之非職務上之創作以契約約定共有？如此一來，除了前述與專利法第8條有矛盾、牴觸之疑慮外，是否形同創設法律而違反「明示其一排除其他」之法理？更何況依第8條第1項但書規定，雇用人尚須支付合理報酬後，始得於其事業實施受雇人之專利，若將第9條解釋為：只要不是約定受雇人不得享受其非職務上創作之權益，當事人間就權利歸屬之約定即屬有效，從而雇用人即能取得一半之權利，如此似乎亦有違「舉重明輕」之法理，且為雇用人在法律明文保護受雇人權益之規定下，開了侵蝕受雇人權益之後門。

又按，專利法第7條第1項但書之立法目的有謂「前述僱傭關係下職務發明之權利歸屬雇用人，其實只是補充規定，如當事人已另約定，例如權利歸屬受雇人或第三人，即應依雙方約定」，然第8條並無類似上開關於權利歸屬之但書規定，反而是特別在第9條規定「前條雇用人與受雇人間所訂契約，使受雇人不得享受其發明、新型或設計之權益者，無效。

」，而查其立法理由，亦謂「第9條規定僱傭關係下非職務上發明對受雇人保護之規定」、「專利申請權與專利權均為私權，原可基於契約自由原則，由雇用人與受雇人自行約定權利之歸屬。

但考慮到雙方訂定僱傭契約時，雇用人通常擁有較優勢之地位，難免會為其本身之利益而要求受雇人簽訂不平等之契約，使受雇人於僱傭關係存續期間，即使非屬職務上發明，其專利申請權及專利權仍屬於雇用人，受雇人不得享有，故本條為保護較為弱勢之受雇人，特別規定，針對非職務發明，雇用人與受雇人間縱訂定契約，使受雇人不得享受其發明、新型或設計之專利申請權與專利權者無效，其專利申請權與專利權仍依第8條之規定，歸屬受雇人」。

依三審及更審法院之判決理由，似乎意謂著：雇用人與受雇人之約定，只要不是約定受雇人不得享受其非職務上之發明、新型或新式樣之權益，即使受雇人之專利申請權及專利權已不完整，其約定仍屬有效。

其見解是否違反第8條第1項之規定？是否合乎第9條之立法原意？有無違反前開法理？恐值得商榷。

陸、後話 關於本案例之四個判決，除了二審判決中明確認定系爭專利屬非職務上創作外，其餘三個判決均未表明其認定，由此可知欲認定非專屬研發單位之經理級以上人員之創作是否屬職務上創作，確實有相當難度。

事實上，本文作者竊以為，以本案例中之被告之身分（因本身有系爭專利相關之專業技術，而受邀共同設立公司，既是公司發起人(股東)之一，又曾擔任董事長及總經理），其與原告間極可能並非僱傭關係，而係委任關係，從而應無適用專利法關於職務上發明或非職務上發明之餘地；換言之，僅需根據民法有關契約之規定加以審酌即可，或者有適用專利法第7條第3項規定之可能（即出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定）？當然，如此一來，即使系爭約定有效，頂多也是兩造共有，原告即不能主張專利申請權及專利權為其所獨有，但至少僅需證明被告有利用原告之資源進行研發即可，而無需證明系爭專利為被告之職務上發明。

此外，原告的官司之所以打到最高法院發回更審才幸而反敗為勝，無非是因為雙方當事人間之相關契約文意不明確，由此可見對於專利申請權及專利權之相關契約，就其內容及用詞遣字予以字斟句酌，確屬必要，倘若當事人對於文字之掌握沒有把握，還是應該交由專業人士代勞，以免因小失大。

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