真正專利權人之救濟

本件原告主張被告之系爭專利抄襲其發明技術，爰依民法第767條之規定，請求被告將系爭專利之專利權移轉予原告，依前揭說明，於法無據。

…」。

8. 智慧財產權法，2008年10月 ... 智慧財產專業團體 聯絡聖島 English 日本語 關於聖島聖島簡介專業服務領域辦公處所獲獎訊息最新消息最新消息實務新知實務報導智財新知智財簡介統計分析專利統計商標統計法規連結智財法規相關連結認識智財權線上電子書線上電子書社會責任慈善活動服務社會 聯絡聖島English日本語 實務報導 2021年度23卷11期23卷10期23卷09期23卷08期23卷07期23卷06期23卷05期23卷04期23卷03期23卷02期23卷01期2020年度22卷12期22卷11期22卷10期22卷09期22卷08期22卷07期22卷06期22卷05期22卷04期22卷03期22卷02期22卷01期2019年度21卷12期21卷11期21卷10期21卷09期21卷08期21卷07期21卷06期21卷05期21卷04期21卷03期21卷02期21卷01期2018年度20卷12期20卷11期20卷10期20卷09期20卷08期20卷07期20卷06期20卷05期20卷04期20卷03期20卷02期20卷01期2017年度19卷12期19卷11期19卷10期19卷09期19卷08期19卷07期19卷06期19卷05期19卷04期19卷03期19卷02期19卷01期2016年度18卷12期18卷11期18卷10期18卷09期18卷08期18卷07期18卷06期18卷05期18卷04期18卷03期18卷02期18卷01期2015年度17卷12期17卷11期17卷10期17卷09期17卷08期17卷07期17卷06期17卷05期17卷04期17卷03期17卷02期17卷01期2014年度16卷12期16卷11期16卷10期16卷09期16卷08期16卷07期16卷06期16卷05期16卷04期16卷03期16卷02期16卷01期 智財新知 智財簡介 真正專利權人之救濟 首頁/實務新知/實務報導/2015年度/17卷10期 0 許家華　律師 一、前言 　　一般來說，發明人分析技術問題，對其提出整體解決方案，以達到產業上不可預期的功效，即稱為「發明」。

發明本身是一種帶有創造意義的事實行為，不分年齡、性別及種族，只要對整體解決方案有所貢獻之人，即可稱作發明人。

發明人原則上原始取得專利申請權，在發明人和他人有資金關係且無契約明定的情況下，需進一步檢視兩者間有無專利法第7條或第8條所述的僱傭、承攬或委任關係。

在僱傭期間，職員所進行的創作，均歸屬於雇主；承攬或委任關係所完成的創作，依法由發明人取得專利申請權，而承攬人或委任人僅有通常實施的權利。

簡言之，實際發明人或其僱傭、承攬或委任研發關係之人通常能原始取得專利申請權。

至於繼受取得權利的情況，則係自前開專利申請人受讓或繼承而得。

　　我國專利法在申請實務採先申請主義，智慧財產局（下稱智慧局）僅依申請權證明文件形式判斷發明人及專利申請權人，即使申請書資料登載錯誤，智慧局亦無從查證，往往需要真正權利人發現市面上有專利商品流通，或是專利公報上資料有誤，才知道要進行救濟。

當事人除了透過民事程序請求返還專利權，尚可依專利法第71條第1項第3款向智慧局提出舉發，再依專利法第35條另為申請，兩種救濟方式殊途同歸，本文以下擬依時程，對真正權利人之救濟方式，進行比較說明。

二、專利公告後兩年內 　　目前實務上，真正權利人常見的歸屬爭議有三種，分別為剽竊他人創作、職務創作及委聘創作(註1)。

第一種剽竊他人創作較常發生在研發階段，在洽談或參展過程中得知他人研究成果，遂以自己名義申請專利，雙方通常沒有僱傭、承攬或委任關係；第二種職務創作發生在團體內部的雇主與受雇人間，例如受雇人擅自將職務發明申請專利，或是雇主將受雇人的非職務發明申請專利(註2)；第三種則在承攬或委任外部專業人士研發、測試或是商品化過程中產生專利申請權，任一方違反合約或法令規定，背著他方自行申請專利。

雖然專利申請權及專利權均為私權，當事人得以民事程序處理，惟我國專利法第71條第1項第3款及第35條特別規定，賦予專利權人在專利核准公告後兩年內，利害關係人得檢附證據依下列要點提出舉發。

(一)確認利害關係人類型： 　　首先，剽竊他人創作的情形，在我國專利法採先申請原則下，並不會就申請人創作歷程進行查核，單純就形式文件認定事實，智慧局原則無法受理此種舉發。

當事人間如有糾紛，應提出依其他法令取得之調解、仲裁或判決文件等證據證明之。

　　其次，職務上發明依專利法第7條第2項及專利審查基準「4.3.1.1.1非專利申請權人」，已定義「職務上之創作，指受雇人於所任職務之僱傭關係存續中所完成之創作，亦即受雇人之創作必須在受雇期間內已完成，且創作之成果必須與其職務有關，始得認定為職務上之創作。

」易言之，若受雇人擅自將職務上之創作申請專利，則雇主提出舉發的審查事項有四點： 1.「當事人之間是否有僱傭關係」，此可由僱傭合約或勞保資料作為證明； 2.「受雇人之職務是否與其創作有關」，受雇人實際職務內容與系爭專利關聯性； 3.「該創作完成之時間點是否於僱傭之期間內」，即受雇人在僱傭期間有完成創作；及 4.「受雇人之創作與系爭專利是否實質相同」，比對該創作與系爭專利為相同發明。

　　符合上述四點審查事項，即為「職務上發明」，但無法形式確認上開1.僱傭關係或2.系爭專利與職務有關時，智慧局會以舉發人不具利害關係，審定舉發駁回；若無法實質判定上開3.或4.點，則智慧局會審定舉發不成立。

雖然上開四點，只要其中一項不符合，就屬於「非職務上發明」，其申請權應歸屬於實際發明的受雇人。

但實務在考究「非職務上發明」時，雙方的爭執重點往往落在上開2.是否受雇人職務內容與專利相關(註3)。

　　至於承攬或委任外部專業人士研發的情形，雙方在驗收成果和付款程序較嚴謹，如有專利歸屬爭議往往尚涉及金錢債務，故多以民事程序方式處理，再以調解、仲裁或判決文件等辦理變更。

目前專利審查基準未明文排除受理此種舉發，應可比照職務上發明的四點審查事項，依序審查1.承攬或委任法律關係；2.工作內容與系爭專利關聯性；3.完成之時間點；及4.該創作與系爭專利是否實質相同，作成審定。

(二)法律效果： 　　專利法第71條第1項第3款賦予真正專利申請權人向專利權人提出舉發撤銷專利的權利，但本款事由並未限定專利公告後2年內，而是立法者考量真正專利申請權人重新申請專利，其新穎性或進步性勢必會被前案所破壞，故特別讓真正專利申請權人能依專利法第35條，將前案專利公告後兩年內提出舉發，並於舉發撤銷確定後2個月內提出申請，即能將前案申請日擬制為本案申請日，就相同發明內容申請專利(註4)。

　　此種救濟方式並不排除民事程序，同步進行舉發的好處是能在專利公報上作舉發註記，他人理應會避免授權或受讓此舉發中的系爭專利。

惟，舉發限於核准公告專利權之後，始可適用之，如在公告前即已發現專利申請權歸屬爭議，僅能先進行民事程序。

三、專利公告前或公告逾兩年： 　　如前所述，專利法第71條第1項第3款結合第35條，主要在處理專利公告後2年內提出舉發的情形，自撤銷確定後2個月內提出申請，即能將前案申請日擬制為本案申請日申請專利，此為特別規定，與民事程序為擇一關係，得以同時併行。

至於在專利公告前或公告逾兩年的情況，真正權利人如欲取回權利，僅能走民事程序(註5)，再以確定結果到智慧局進行變更登記。

　　以民事程序返還專利權相關權利的時候，由於專利申請權未必能通過智慧局審查，在核准公告前的申請權，僅為一種期待權，乃至智慧局核准公告後，始為專利權。

但不論是專利申請權或是專利權，均為私權的一種，真正權利人得依適當的法律關係，提出給付訴訟請求回復應有之法律狀態(註6)。

真正專利權人如欲以請求給付訴訟的方式主張，尚需特別注意兩點： 1.實務(註7)有認為核准取得專利權之前，無法主張民法第767條物上請求權，依反面解釋似得以在核准取得專利權後，主張物上請求權。

但專利申請權或專利權，均為無體財產權，無法如有體財產權得以占有作為公示外觀，僅能由專利公報所登記之權利人名稱判斷之，真正專利權人之所以需要救濟，就是認為智慧局所核准公告的專利公報上的權利人錯誤，自然真正專利權人會陷入論證上無法自我支持的邏輯矛盾，故本文認為即使專利權經核准公告，亦無法逕依民法第767條請求他人返還專利權。

此外，即使真正專利權人有積極行使專利權的意思，在形式上滿足準占有的法律要件，但占有制度的目的在保護對於物之事實上管領，無體財產權能適用準占有而請求返還的可能性不高(註8)，故本文以為專利申請權或專利權，均應無民法物上返還請求權之適用。

2.專利法未特別規定侵害專利申請權的侵權責任，在智慧局核准公告前的申請權，僅為一種取得專利權之期待權，具體內涵較接近「利益」的性質，一般侵權行為法未必保護到期待權，故專利申請權較不適合主張侵權行為法(註7)，而應以不當得利或債務不履行的法理，訴請對方返還專利申請權。

  四、結語 　　綜上所述，專利法不但能依照民事程序的調解、仲裁或判決文件辦理變更登記，亦提供向智慧局舉發的行政程序，以充實對真正專利權人的保障。

上開雙軌制救濟方式，依時程、權利性質及雙軌制可整理成下表(註9)。

  權利性質 智慧局舉發 民事程序 專利公告前 專利申請權 x x o 限於不當得利或債務不履行 專利公告 兩年內 專利權 o 撤銷確定後2個月內得另案申請 o 得主張不當得利、侵權行為或債務不履行 專利公告 兩年後 o 僅能撤銷，無法另案申請 o 　　本文以為，舉發或民事程序都是亡羊補牢的作法，真正專利權人若能在內部研發過程中，對員工作好智慧財產教育訓練及按時匯整備份工作記錄；對外洽談商業合作時，時時記得請對方簽署保密合約，一來即使創作非出於本意公開，亦不致於喪失新穎性，二來也提醒對方注意智慧財產權歸屬，勿擅自據為己有，方為治本之道。

※註釋  1. 專利共有人歸屬爭議，廣義而言，亦能歸納到本文剽竊他人創作、職務創作及委聘創作三種類型。

 2. 另有一種情形是，雇主和受雇人間有職務發明，雇主確實是專利申請權人，但雇主卻未列名受雇人為發明人。

此種情形主要涉及專利法第7條第4項姓名表示權及第7條第1項適當報酬請求權的問題，並非本文主題，擬不特別討論。

 3. 是以，專利法為避免非職務發明在雇主和受雇人間衍生爭端，特別規定非職務上發明完成時，受雇人踐行專利法第8條第2項書面通知義務，但雇主在六個月內未依專利法第8條第3項為反對意思者，將來不得再主張該創作為職務上發明。

 4. 民國102年1月1日所施行之專利法第35條，條文調整文字為：「發明專利權經專利申請權人或專利申請權共有人，於該專利案公告後二年內，依第七十一條第一項第三款規定提起舉發，並於舉發撤銷確定後二個月內就相同發明申請專利者，以該經撤銷確定之發明專利權之申請日為其申請日。

依前項規定申請之案件，不再公告。

」依修正文字之文義解釋，似僅限於真正專利權人重新取得相同申請專利範圍的專利權，本文認為既然專利法第35條第1項賦予真正專利權人擬制申請日的優惠，則應該在原本說明書所揭露之範圍內，重新撰寫申請專利範圍，並予以實質審查核准公告。

否則，真正專利權人原本即可走民事程序取回專利權，在專利法第35條的擬制申請日沒有重新撰寫請求項的實益下，依專利法第71條第1項第3款提出舉發的實益不大。

。

 5. 專利公告2年後，仍可依專利法第71條第1項第3款提出舉發，但舉發撤銷則專利權溯及既往消滅，無法適用專利法第35條擬制申請日。

若同時有民事程序訴請返還專利權，則會因訴訟標的不存在而駁回，故真正權利人要取回專利權，僅能走民事程序。

 6. 請參考司法院102年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果第2號法律問題：  「某甲起訴主張其於98年8月間出資聘請某乙為研發，並約定研發後專利申請權及專利權由某甲取得，嗣某乙研發成功後，竟於98年11月逕將研發成果向智慧財產局申請專利（下稱系爭專利），並經智慧財產局於99年3月11日公告在案，迄今已逾專利法第35條（即修正前之專利法第34條）之2年期間而不得再依該條規定為舉發而享有擬制申請日之優勢，此時某甲可否逕行提起民事給付訴訟請求某乙將系爭專利權移轉登記與某甲？（會議日期：102年05月06日） 大會多數採甲說：肯定說－可以給付訴訟為請求 真正專利申請人於專利法第34條法定期間內為舉發或復為申請，僅生能否擬制申請日，而可藉由撤銷該專利，進而重新申請專利之方式，取得該專利之問題而已，即便已逾修正前專利法第34條之2年法定期間，而不得依該條規定再為舉發，惟研發成果既經專利專責機關核准而得作為專利權之客體，已具私法上財產權之屬性，真正之專利申請權人當然仍得選擇依不當得利、侵權行為或債務不履行等規定提起給付之訴，請求冒充申請者返還該專利權，以維護其權利。

」。

 7. 請參考司法院101年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果第5號法律問題：「原告主張其為系爭專利之發明人，被告未經其同意，持原告之發明向經濟部智慧財產局（下稱智慧財產局）申請專利，並取得系爭專利在案，原告為此向經濟部智慧財產局提起舉發，並依民法第767條規定，聲明請求被告應將系爭專利之專利權移轉予原告，試問民事法院應如何處理？（會議日期：101年05月07日） 丙說：民事法院應駁回原告之訴。

理由(一)：原告向民事法院起訴請求移轉系爭專利申請權或專利權，於法無據。

按專利申請權雖為申請專利之權利，然在專利權申請經智慧財產局審查認定應授與專利權之前，僅為取得專利權之期待權，專利法未規定侵害專利申請權者，應負損害賠償責任。

又專利權之發生為專利專責機關本於行政權作用所核准，故未經智慧財產局核准取得專利權之前，其無從基於所有人之物上請求權，請求被告移轉系爭專利。

本件原告主張被告之系爭專利抄襲其發明技術，爰依民法第767條之規定，請求被告將系爭專利之專利權移轉予原告，依前揭說明，於法無據。

…」。

 8. 智慧財產權法，2008年10月初版，謝銘洋，第53頁。

 9. 雖然專利未核准公告而無法舉發，但仍可依專利法第10條：「雇用人或受雇人對第七條及第八條所定權利之歸屬有爭執而達成協議者，得附具證明文件，向專利專責機關申請變更權利人名義。

專利專責機關認有必要時，得通知當事人附具依其他法令取得之調解、仲裁或判決文件。

」辦理變更登記。

----------------------------------------------------------------------- 以上內容僅為一般性之討論，非法律意見，不適用於具體事件。

若有實際問題，請與我們聯繫。

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